Hoy, 27 de abril, se conmemora el Día Mundial del Diseño y de reconocimiento a la función del diseñador gráfico en la sociedad y el comercio. Bajo la nomenclatura de ‘dibujos y modelos industriales’, los diseños fueron considerados derechos de propiedad industrial ya con identidad y tutela reconocida por parte del Convenio de la Unión de París (CUP) de 20 de marzo de 1883, convenio que vino a establecer los ‘principios de minimis’ aplicables a nuestros actuales sistemas legislativos. Aprovechamos esta fecha señalada para analizar una reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que permitirá a las empresas extender en doce meses la protección de un diseño.
Citando al célebre diseñador canadiense Robert L. Peters, me sumo a sus acertadas reflexiones al disertar sobre el papel de esta figura: “El Diseño crea cultura. La Cultura moldea valores. Los Valores determinarán el futuro”. Debemos, pues, reflexionar sobre la importancia del diseño en el pasado, presente y futuro de nuestra sociedad en general, y de la actividad empresarial en particular, donde aporta indiscutible valor competitivo al mejorar la estética y la funcionalidad de los productos, contribuyendo a la innovación y al posicionamiento de las marcas.
La importancia del diseño está presente en nuestra cotidianeidad aportando eficiencia en la industria, mejorando los procesos de innovación y creación de nuevos productos, presente en la moda generando modernas tendencias de consumo, sin olvidarnos de su función social a la hora de transformar objetos comunes para que puedan ser adaptados a las necesidades de nuestros mayores, discapacitados o niños con necesidades especiales y satisfacer sus particulares demandas.
Sentencia del TGUE
Por eso, y para conmemorar el Día Mundial del Diseño, hoy queremos detenernos en la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 14 de abril de 2021 en el asunto T 579/19, que nos ayuda a reflexionar sobre la versatilidad y complejidad de esta tipología de derechos y se detiene, en particular, en la vinculación existente entre los derechos prioridad de patente y su extensión hacia los derechos de prioridad aplicables a los diseños.
¿Cuáles son los hechos? Básicamente, la compañía alemana The Kaikai Company Jaeger Wichmann Gbr (solicitante) presentó una solicitud múltiple de registro de determinadas piezas de aparatos y artículos de gimnasia y deporte ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) el 24 de octubre de 2018. En el momento de efectuar dicho depósito, el solicitante invocó el derecho de prioridad que le viene reconocido en virtud y en aplicación de los convenios y tratados internacionales.
¿Para qué? Porque, a nivel estratégico, la invocación del derecho de prioridad permite efectuar sucesivos depósitos en el tiempo, reconociendo como fecha primera de presentación la del primer depósito llevado a cabo en uno de los países firmantes del CUP. Siempre, eso sí, que se respeten los plazos aplicables: 12 meses desde la primera solicitud en el caso de las patentes, y seis meses a contar desde la fecha de la primera solicitud de registro en el caso de los modelos y diseños industriales y derechos de marca.
En el caso que ahora nos ocupa, el solicitante invocó el referido derecho de prioridad sobre la base de un primer depósito efectuado sobre una solicitud internacional de patente (PCT) cuyas representaciones gráficas reproducían de manera exacta los diseños objeto de registro. ¿Qué pretendía? Que se le reconociese como primera fecha de presentación aquel depósito efectuado antes de los seis meses de prioridad que establecen las leyes de diseños y, en particular, el artículo 41 del Reglamento 6/2002 del Consejo sobre dibujos y modelos comunitarios. Para ello, se alegaba que se trataba de una prioridad de un depósito basado en una solicitud internacional de patente cuyo periodo alcanza los doce meses.
Antes de concluir de forma precipitada, debemos tener en cuenta que en el artículo 4 sección E del CUP se reconoce, de forma clara, la interdependencia de los derechos de patentes, modelos de utilidad y dibujos industriales a la hora de invocar de manera recíproca el denominado derecho de prioridad:
“E. 1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales. 2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa”.
La solicitud de prioridad fue desestimada por parte de la EUIPO, rechazo que vino a confirmar la Sala de Recurso (asunto R573/2019-3), concluyendo que tanto el Reglamento 6/2002 como el CUP establecían un plazo de seis meses a aplicar en las solicitudes de prioridad relativas a diseños o dibujos industriales, con independencia de qué figura del derecho se hubiese invocado con carácter previo por el solicitante.
De manera clara y abierta reconoce la Sala de Recursos de la EUIPO la aceptación de una solicitud de prioridad fundamentada en un depósito de patente previo, siempre y cuando se ajustara a los plazos de prioridad que rigen para los diseños y modelos industriales en aplicación del Reglamento 6/2002 y en interpretación extensiva del CUP:
Artículo 4, sección C, apartado 1): “Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio”.
En el marco del recurso interpuesto ante el TGUE, el solicitante mostró su oposición al modo en que La Sala de Recursos habría interpretado la aplicación del artículo 41 del Reglamento 6/2002, norma que no prevé de manera específica la posibilidad de reivindicar la prioridad basada en un derecho anterior de patente debiendo necesariamente la Sala de Recursos acudir a las normas del CUP a fin de “colmar una laguna de dicho Reglamento, que guarda silencio sobre el plazo de prioridad derivado de una solicitud internacional de patente”.
Para el TGUE, resulta coherente que la naturaleza del derecho anterior invocado determine la duración del plazo de prioridad (sentencia TELEYE T 128/99), ya que, si el propio nacimiento del derecho de prioridad y el inicio de plazo de dicho derecho dependen del derecho anterior, es lógico que la duración del derecho de prioridad dependa del derecho anterior.
El artículo 4, sección E, apartado 1 del CUP se presenta, a juicio del TGUE, como una regla especial, una excepción al principio según el cual para establecer la duración del plazo de prioridad es determinante la naturaleza del derecho anterior. Con ello, el TGUE considera que los razonamientos de la Sala de Recursos fueron erróneos. Entiende que la Sala debió considerar el plazo con base en la naturaleza del derecho anterior invocado, el de patente y, en ausencia de previsión expresa en el Reglamento 6/2002, la Sala debería haber aplicado subsidiariamente los preceptos del CUP.
Esta sentencia del TGUE tendrá importantes efectos en las estrategias de protección de las compañías, ya que podrán extender en doce meses la protección de un diseño que se presente invocando el derecho de prioridad sobre la base de una solicitud de patente anterior.
Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual
