Distintividad Vs. Originalidad: estrategias para proteger los derechos de Propiedad Industrial

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta trascendente edificar y seguir una estrategia que asegure su protección no solo por el mayor tiempo posible, sino también “jugar” con las distintas figuras jurídicas existentes para impedir que terceros se apropien de derechos ajenos o se aprovechen del prestigio ganado y la inversión realizada en su implantación o reconocimiento.

Para ello las empresas registran sus marcas tanto en el ámbito local como en los mercados internacionales donde realizan actividades comerciales, o donde proyectan hacerlo en un corto o mediano plazo. Sin embargo, son muchos los países donde la marca queda desprotegida, encontrándonos posteriormente con solicitudes de marcas en nombre de terceros que, sin ningún reparo, reproducen marcas idénticas o similares para los mismos productos/servicios o vinculados.

En estos casos, al no contar con derechos marcarios previos ni estar en posibilidad de acreditar un uso anterior (algunos países reconocen el uso como herramienta para atacar solicitudes de marca), las posibilidades de éxito de conseguir que la marca indebidamente reproducida sea rechazada son casi nulas. Para evitar este tipo de situaciones, injustas para los titulares que han invertido tiempo, dinero y esfuerzo en el posicionamiento de sus marcas, se plantea la opción de una doble protección del signo, esto es, como marca y como una obra del derecho de autor.

Lo anterior será posible si nos encontramos ante marcas que presentan un grado de originalidad (un particular diseño, combinación de elementos denominativos, gráficos y/o cromáticos, formas tridimensionales, etc.), constituyendo creaciones intelectuales susceptibles de protección. Si bien una obra del derecho de autor nace desde su creación (el registro es declarativo mas no constitutivo de derechos), su inscripción cobra especial importancia en estos casos, ya que el justificante de presentación de la solicitud o el título de concesión serán documentos que permitirán aportar una fecha fehaciente e incuestionable.

Cabe precisar que el registro podrá tramitarse en un determinado país lo que evitará gastos elevados, y más bien permitirá contar con una base legal para atacar solicitudes de registro de marca en países donde no se cuenta con derechos marcarios previos al no ser de interés prioritario.

Lo anterior es posible por las siguientes razones:

1. La protección de derechos de autor se reconoce de forma automática en todos los Estados parte del Convenio de Berna (176 países), reconociéndose de manera recíproca las creaciones intelectuales protegidas, sin perjuicio que -al invocarse un derecho de autor extranjero- cada estado miembro aplicará su legislación nacional para evaluar si la creación cumple con los requisitos legales para ser protegida. Cabe precisar que, en líneas generales, existe un alto grado de simetría entre las legislaciones nacionales.
2. Los ordenamientos jurídicos de diversos países contemplan a los derechos de autor como causa relativa de denegación de una marca solicitada o como una causa de nulidad de registro de una marca registrada. Dependerá de cada país el rechazar la marca respecto a la totalidad de productos y/o servicios solicitados o solo respecto a aquellos productos y/o servicios que se encuentran relacionados con la obra protegida (ej. libros y revistas de la clase 16 internacional y servicios de edición de la clase 41 Internacional).La selección del país donde proteger la obra se determinará teniendo en cuenta diversos criterios (grado de exigencia de originalidad, rapidez del procedimiento de registro, costos, adhesión a convenios internacionales, entre otros).