A través del caso GRATIS describimos cómo la presunción de buena fe se consagra por el Tribunal Supremo en materia de registro y cesión de marcas, que concluye que el hecho de conocer el registro y el uso en el extranjero de una marca que no figura inscrita en España, sólo se considera relevante para apreciar mala fe junto a otras pruebas o indicios que puedan revelar una actitud desleal. En todo caso, es un principio básico que cimenta el Derecho Industrial que la buena fe debe exacerbarse -uberrima bona fides- en el tráfico mercantil por cuanto despliega sus efectos entre empresarios y consumidores. Lo analizamos:
1.- H&A ha conseguido que la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), acogiendo el escrito de oposición de nuestra Asesoría Jurídica y por tanto confirmando íntegramente la sentencia de Granada, desestime tanto el Recurso Extraordinario por Infracción Procesal como el Recurso de Casación bajo recurso nº 1324/2018.
La recurrente era una sociedad turca (abreviadamente SEDES HOLDING) que invocaba la marca mixta GRATIS registrada en Turquía para distinguir servicios y establecimientos de perfumería, alegando que su registro y uso en España podría ser ilegítimo. Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 23 de noviembre de 2020 -ya firme- declara que: ni la marca GRATIS solicitada por los clientes de H&A y después transferida a GRATIS S.S, S.L. fue solicitada de mala fe; ni existen actos de competencia desleal. En especial, la sentencia descarta que se haya probado mala fe en el registro de la marca, ni que pretendiera aprovecharse de la reputación ajena. Las marcas de SEDES HOLDING, al haber sido registradas exclusivamente en la Oficina de Patentes de Turquía como derecho nacional de aquel país, carecen de toda protección en el mercado español. De hecho, no constan usadas más allá del mercado nacional turco, sin que haya trascendido a España la notoriedad del uso de tales marcas.
Además, la sentencia impone las costas a la recurrente, devengadas en tres instancias.
2.- Como sustrato fáctico, el Tribunal Supremo declara probados al hilo de las sentencias de instancia:
– SEDES HOLDING es titular de las siguientes marcas registradas en el Instituto de Patentes de Turquía:
Estas marcas han sido usadas especialmente en más de 190 establecimientos de Turquía, pero no en España.
– El Sr. P., siendo administrador de GRATIS S.S, S.L., en 13 de diciembre de 2011 solicitó el registro de la siguiente marca española mixta nº 3.010.840 “GRATIS! SHOPS LAS TIENDAS DONDE TU DINERO VALE MÁS para servicios de la clase 35:
El 6 de junio de 2013 la OEPM inscribió la transmisión de tal marca a favor de GRATIS S.S, S.L., que a su vez la licenció a las sociedades R.C. S.L. y B.L. S.L. que explotan la cadena de perfumerías “PRIMOR”, cuyos establecimientos usan comercialmente tal marca española.
3.- Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, el TS lo desestima por no apreciar ni error patente ni arbitrariedad en la valoración de la prueba.
La sentencia de apelación presupone que el eventual conocimiento de la marca turca por el Sr. P. resulta irrelevante a la luz de la jurisprudencia aplicable en la materia, valorando soberanamente en su conjunto y en su contexto los hechos declarados probados.
En definitiva, el TS rechaza que el recurso pueda convertir la sede casacional en una tercera instancia, ni presumir ni especular sobre la mala fe en la legítima solicitud, cesión y uso de la marca en cuestión.
4.- Interpuesto también recurso de casación fundado en interés casacional por considerar que contraviene la jurisprudencia que interpreta la mala fe para anular el registro, el TS lo desestima por no apreciar la mala fe del solicitante del registro de la marca y por ende, rechaza la nulidad de la marca conforme a las pautas que recapitulan las Sentencias del TJUE de 11 de junio de 2009 y 12 de septiembre de 2019.
En este caso la Sentencia no considera como factores determinantes para valorar la intención del Sr. P. y la existencia de mala fe en su solicitud de la marca: ni la existencia de un vínculo comercial entre las partes; ni la confusión entre los signos; ni la cesión de la marca.
A mayor abundamiento, aunque el TS no valora esta cuestión pacífica que declaró probada el tribunal de apelación y no impugnó el recurso, todas las marcas solicitadas con eficacia en España y la Unión Europea por SEDES HOLDING se han denegado por falta de distintividad, entendida como falta de “aptitud para distinguir el origen empresarial de los productos o servicios” según declararon resoluciones de la OEPM y la EUIPO que devinieron firmes durante el proceso civil.
Como ya acreditó H&A al impugnar primero la apelación y luego la casación de SEDES HOLDING, la OEPM ha denegado a la recurrente las marcas españolas nº 3.572.121 y 3.572.119, al tiempo que la EUIPO ha denegado las Marcas de la Unión Europea nº 1.595.0603 y 1.595.037. Según establecieron tales resoluciones denegatorias, la palabra “gratis” y el diseño del “bocadillo” son descriptivos y carecen de valor distintivo:
Por tanto, los hechos probados del caso refrendan que en nuestro país NO existen marcas confrontadas que desplieguen efectos identificadores del origen empresarial, y que por tanto pudieran ser idóneas ni para ser objeto de apropiación, ni generar el menor riesgo de confusión del consumidor, ni propiciar ningún aprovechamiento indebido de su inexistente reputación en España.
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