Durante el proceso de investigación y creación se generan conocimientos de un gran valor económico que a menudo no pueden acogerse a la protección de los DPI, siendo igualmente importantes para la innovación y la competitividad de las empresas. Cuando es necesario mantener en secreto la propiedad intelectual para salvaguardar tales activos y atraer financiación e inversiones, los investigadores utilizan la forma más antigua de preservar información de valor: la confidencialidad.
Por definición, el poseedor de un secreto comercial no tiene derechos exclusivos sobre la información amparada por dicho secreto. No obstante, a fin de promover un proceso competitivo y eficiente, las restricciones a la utilización de un secreto comercial están justificadas en los casos en que el saber hacer o la información correspondientes hubieran sido obtenidos del poseedor del secreto comercial, contra su voluntad, por un tercero, utilizando medios deshonestos.
Lo anterior significa que los competidores son libres de utilizar soluciones idénticas, similares o alternativas, y que se les debe animar a hacerlo en virtud de un principio pro-competitivo, concurriendo lícitamente en el sector de la innovación, por lo que sigue siendo posible el descubrimiento independiente de la misma información y del mismo saber hacer, siendo también libres de someter a ingeniería inversa cualquier producto obtenido lícitamente. Sin embargo, no están autorizados a engañar para obtener información confidencial elaborada por otros.
Pues bien, desde los acuerdos ADPIC, el «secreto comercial», «información no divulgada», «información empresarial de carácter confidencial», «saber hacer secreto» «saber hacer exclusivo» o «tecnología exclusiva» ha venido protegiéndose desde las empresas, con carácter preventivo a través de la firma de cláusulas o acuerdos de confidencialidad NDA (
Non Disclosure Agreement). Sin embargo, el carácter fragmentado y heterogéneo de la protección existente en la Unión contra la apropiación indebida de secretos comerciales es opaca e implica costes y riesgos innecesarios.
En efecto, las divergencias nacionales existentes en materia de protección de secretos comerciales es manifiesta. Así, por ejemplo, no todos los Estados miembros han adoptado definiciones nacionales de «secreto comercial» o de «obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial», de modo que no es fácil determinar el alcance de la protección, que varía de un Estado miembro a otro; no siempre se prevén acciones de cesación contra los infractores; las normas tradicionales de cálculo de las indemnizaciones de daños y perjuicios son a menudo inadecuadas en los casos de apropiación indebida de secretos comerciales; y no está tipificado como delito el robo de secretos comerciales en todos los Estados miembros. Además, muchos Estados miembros no disponen de reglas destinadas a salvaguardar los secretos comerciales en el transcurso de un proceso judicial, lo que disuade a las víctimas de apropiación indebida de un secreto comercial de buscar el amparo de los tribunales.
Así, para mayor detalle, la definición de «secreto comercial» debería cubrir la información empresarial y tecnológica siempre que exista un interés legítimo por mantenerlos confidenciales y una expectativa legítima de preservación de dicha confidencialidad, debiendo excluir la información de escasa importancia y los conocimientos y las competencias adquiridas por los empleados en el ejercicio habitual de sus funciones, así como los que son generalmente conocidos o fácilmente accesibles para quienes pertenecen a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.
En definitiva, hasta la fecha presente, la fragmentación de la protección jurídica dentro de la UE no garantizaba un ámbito de protección homogéneo en todo el mercado interior, lo que mermaba y enervaba la competitividad en el seno de la Unión.
Pues bien, el pasado 14 de abril, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva relativa a la "protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas" destinada a proteger el know-how de las empresas, así como sus secretos comerciales, sumándose a la panoplia de protección que dispensa la normativa sobre propiedad industrial e intelectual y competencia desleal y con la que se pretende armonizar la legislación de los Estados miembros sobre secretos comerciales.
Dejando a un lado valoraciones técnicas de más calado, la realidad es que el 9 de junio de 2018 los Estados miembros de la Unión Europea deberán trasladar a los ordenamientos jurídicos nacionales esta Directiva europea.
Emilio Hidalgo
Fuente: Fernández-Palacios Abogados
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