Dispone el artículo 45 de la Ley de marcas 17/2001:
1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.
2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción”.
Resulta controvertida la interpretación de este artículo en los casos en los que la violación de la marca se presenta de manera continuada en el tiempo, a los efectos de determinar el inicio del cómputo de los cinco años fijados en el precepto. En efecto, cuando se trata de actos aislados, de hechos concretos, es indudable que el cómputo del plazo comienza cuando el titular agredido conoce la ilicitud de la conducta, sin que en este punto interese discernir si ese conocimiento ha de ser interpretado desde un punto de vista subjetivo (desde que conoció la ilicitud), u objetivo (desde que hubo una violación pública y notoria del derecho). Sin embargo, cuando se trata de una violación continuada, como es el caso que nos ocupa, no resulta tan contundente la respuesta.
El debate se centra en decidir si las acciones prescriben después de transcurridos cinco años desde la primera violación, o bien si cada violación se considera como independiente, considerándose asimismo que con cada violación surgen nuevos plazos de cinco años para la defensa del derecho transgredido.
Pues bien, la doctrina mayoritaria, representada en la figura de D. Manuel Lobato, considera que cada acto de violación genera un plazo de prescripción distinto (vid. Comentario a la Ley de Marcas, Págs. 45 ss.). Es la llamada “teoría de la violación continuada”, que sostiene que la acción de cesación prevista en el artículo 41.1.a) de la Ley de marcas prescribe respecto de hechos que se produjeron hace más de cinco años y se agotaron en dicho momento temporal, no respecto de nuevos actos ejecutados, o bien de actos que continúen en el tiempo. Igual ocurre con la acción prevista en el artículo 41.1.c).
En el mismo sentido se pronuncia el Profesor Fernández-Novoa, máxima autoridad nacional en materia marcaria (Vid. Tratado sobre Derecho de Marcas, Pags. 494 y 495), que considera que en el caso de que la actividad infractora de la marca consista en un acto continuado, el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción no llegará hasta que la actividad infractora concluya, llegando a afirmar que “cada nuevo acto de infracción de la marca provoca un retraso del dies a quo para iniciar el plazo de prescripción de cinco años que fija el art. 45.1 de la Ley de Marcas”.
Esta doctrina ha sido reconocida por la jurisprudencia respecto tanto a la acción derivada del Derecho de Marcas, como a la prevista por el Derecho de Competencia Desleal. Nuestro Tribunal Supremo, en Sentencia de 16 de junio de 2000 (RJ 5288), desestimó la excepción de prescripción extintiva de las acciones contempladas por el art. 21 de la Ley de Competencia Desleal en base a que:
“...la acción ejercitada se basa en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demanda; no se trata por tanto, como entiende la Sala sentenciadora “a quo”, de un supuesto de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, sino de un actuar presente, por lo que, en aras de ese principio restrictivo con que ha de aplicarse el instituto de la prescripción, ha de entenderse ejercitada dentro de cualquiera de los plazos...”
En el mismo sentido se pronunció la Audiencia Provincial de Barcelona, con respecto a la acción de cesación por infracción de marca, en Sentencia de 19 de julio de 1999, FD. Vigésimo quinto (AC 292), en la que se afirma que:
“En cuanto a la prescripción, coincidimos en la conclusión sostenida por la sentencia recurrida toda vez que,... la reiteración de actos determinaría la aplicabilidad a cada uno de ellos de su propia prescripción”.
Por tanto, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que no cabe entender prescrita la acción cuando se ha continuado en la ejecución de actos constitutivos de usurpación de marca, por lo que cada acto nuevo posibilita el ejercicio de una acción de violación de marca sometida a un plazo propio de prescripción.
De los argumentos esgrimidos por la doctrina científica para apoyar la “teoría de la violación continuada” destaca la interpretación sistemática de la Ley de Marcas, relacionando la letra del artículo 45.1 (“Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse”) con lo dispuesto por su apartado segundo (“La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción”). Así, se considera que el sentido de éste es que, pese a que la acción de violación sí se puede ejercitar aunque hayan transcurrido más de cinco años desde el primer acto de violación, la indemnización por daños y perjuicios únicamente se puede solicitar por los daños causados en los cinco últimos años anteriores a la presentación de la demanda. Si se interpretara de otra forma, el artículo 45.2 LM sería redundante ya que, si todas las acciones prescriben a los cinco años, también lo hace la acción de indemnización, con lo cual no tendría sentido que se preceptúe que sólo pueden reclamarse daños por los últimos cinco años.
Es ésta la forma de interpretar el sentido del controvertido artículo puesto que, de otro modo, no tendría sentido el texto de su segundo apartado, que restringe la solicitud por daños y perjuicios a los cinco años anteriores a la demanda.
Un último argumento esgrimido como apoyo de esta tesis es que, si entendemos prescrita la acción de cesación por el transcurso de los cinco años desde la primera utilización de la marca, nos encontraríamos ante un supuesto de adquisición del derecho de marca al margen de los cauces de adquisición de derechos previsto por el legislador, ya que el infractor habría adquirido por vía de hecho un derecho contra legem de usar la marca infringida. Y, desde luego, no es de recibo admitir una adquisición de un derecho de marca por la vía sui generis de una hipotética prescripción de la acción de violación.
