La finalidad que se pretende obtener con las modificaciones introducidas en la Ley de Marcas, no es otra que adaptar el texto legal a la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
El texto incorporado con la modificación a la vigente Ley introduce importantes cambios en la misma como la legitimación para solicitar el registro de una marca o nombre comercial a cualquier persona física o jurídica, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia o establecimiento.
Se elimina el requisito de representación gráfica de la marca, impuesto hasta ahora por el artículo 4 de la ley. En la actualidad, podrán inscribirse marcas que no estén representadas necesariamente de forma gráfica, pero que sí lo estén de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. Ello implica que a partir de ahora se podrán registrar signos no convencionales como por ejemplos, las marcas olfativas, gustativas….
Igualmente, se amplía el alcance de la prohibición absoluta del apartado e) a cualquier tipo de signo distintivo al hacer referencia expresa a “la forma u otra característica” del producto y se introducen importantes cambios en la protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y obtenciones vegetales..
Desaparece la distinción entre marcas notorias y renombradas, reconociéndose únicamente las marcas renombradas, extendiéndose también a los nombres comerciales. Solo existirá la marca renombrada que aúna a ambas categorías, siendo así que una marca renombrada podrá serlo para un sector determinado o entre el público en general.
Otra gran novedad de la reforma en la ley no es otra sino la prueba de uso en el marco de la oposición al registro, consiste en la facultad del solicitante del registro impugnado de exigir al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los cuales ha formulado la oposición si esta llevara registrada más de 5 años.
Esto supone la atribución de nuevas competencias a la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) para entrar a conocer una cuestión de hecho como la “prueba de uso”, hasta el momento reservada internamente a los tribunales especializados en lo Mercantil, y que va a exigir la consiguiente preparación de la Oficina, si bien tendremos que esperar a la aprobación del Reglamento de desarrollo de la ley a fin de comprobar cuáles serán los requisitos establecidos por la Oficina para considerar acreditada la prueba de uso de una marca.
Por otro lado, no podemos pasar por alto una importante modificación como es el protagonismo que adquieren los licenciatarios en el ejercicio de las acciones de infracción siguiendo lo establecido en la Ley de Patentes.
La nueva redacción recoge expresamente que el licenciatario únicamente podrá ejercitar las acciones por violación de marca con el consentimiento del titular. No obstante, si el licenciatario fuera exclusivo, podrá ejercitar las acciones cuando el titular, habiendo sido requerido, no las haya ejercitado. Así mismo, se prevé que cualquier licenciatario podrá intervenir en el procedimiento iniciado por el titular para obtener la reparación de los daños que se le hubieran causado.
Igualmente, el nuevo texto dota de más herramientas para actuar frente a los actos de piratería, por ejemplo, permite la posibilidad al titular de una marca de impedir la entrada en el país de productos que usen su signo distintivo de forma ilegítima sin la necesidad de demostrar que van a ser comercializados en el mismo.
Por último, se otorga competencias a la OEPM para que pueda, a partir de enero de 2023, decretar la nulidad de signos, competencia que hasta ahora eran exclusiva de los Juzgados. Con la nueva regulación se pretende, la armonización las normativas estatales y de la Unión Europea y la agilización de los procedimientos.
Para concluir, las modificaciones introducidas con la aprobación del RD transforman de manera sustancial el sistema marcario actual en España, que a nuestro juicio habría merecido una tramitación como Ley y no como Real Decreto Ley junto a materias tan distantes como las marcas, el transporte ferroviario y viajes combinados.
