Mi marca es débil ¿Impugno o no una marca posterior? - Portal Agentes Propiedad Industrial, Patentes y Marcas

Abordamos las posibilidades a las que se enfrenta una marca débil en procedimientos de impugnación a través de un caso real muy reciente.

El pasado 17 de abril, la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) dictó resolución en el procedimiento de recurso R2048/2018-5 (Asunto MEDITERRANEA NUT COMPANY vs SEAWATER EXPERIENCE MEDITERRANEA).

Dicha resolución trae causa del procedimiento de oposición B2942434 iniciado por MEDITERRANEA NUT COMPANY S.R.L. contra la compañía MEDITERRANEA EXPERIENCE, S.L. y que concluyó mediante decisión adoptada el 23 de agosto de 2018 denegando la marca figurativa aspirante señalada anteriormente (SEAWATER EXPERIENCE MEDITERRANEA) por considerar que la coexistencia con el registro anterior (MEDITERRANEA NUT COMPANY) causaría riesgo de confusión.

La decisión de la División de oposición se recurrió por el solicitante y la Sala de Recursos competente dictó Resolución confirmando la adoptada por la instancia anterior.

Ambos pronunciamientos de la EUIPO, si bien no tendrán una repercusión mediática como los asuntos de McDonald’s con la marca BIG MAC o de Adidas con la marca de las tres rayas, son interesantes en nuestra práctica diaria en tanto en cuanto analizan un aspecto fundamental y que se repite con cierta asiduidad. Me refiero a la debilidad distintiva de marcas anteriores en procedimientos de impugnación, como oposición o nulidad, y su impacto en la valoración de la existencia o inexistencia de riesgo de confusión.

Cuando las marcas compartan un componente con un carácter distintivo débil, la evaluación del riesgo de confusión hará hincapié en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de las marcas. Se tendrán en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes.
Una coincidencia en un elemento con un carácter distintivo débil no dará lugar por sí misma a riesgo de confusión.

No obstante, puede haber riesgo de confusión si:

hay otros componentes con un carácter distintivo menor (o igualmente débil), o con un impacto visual poco significativo y la impresión general de la marca es similar,
o la impresión global de las marcas es muy similar o idéntica.

Decía en párrafos precedentes que este conflicto no resultará tan mediático como otros casos (McDonald’s o Adidas), pero en nuestra práctica diaria sí tiene una clara repercusión, puesto que no es infrecuente que nos encontremos con casos como este, en los que se valora la posibilidad de impugnar o no una nueva solicitud que incorpora elementos que no son especialmente distintivos en base a marcas que comparten dichos elementos.

El reconocimiento de la debilidad distintiva de una marca anterior no impide que pueda apreciarse la existencia de riesgo de confusión ya que, como ha constatado el Tribunal de Justicia, este es únicamente uno de los factores que deben analizarse.

A la hora de asesorar al cliente, no debemos descartar una posible impugnación únicamente por el hecho de que el elemento coincidente sea escasamente distintivo, sino que debemos analizar los signos y valorar los restantes elementos que incorporen las marcas, pues el hecho de que incluyan elementos débilmente distintivos no puede llevarnos a excluir, a priori, la existencia de riesgo de confusión.

El tema fue objeto de estudio y análisis de uno de los Proyectos de Convergencia de la EUIPO (antes OAMI), lo que demuestra su importancia.