En lo relativo a las marcas tridimensionales y a la posible controversia respecto a los diseños industriales, debemos hacer notar que la frontera existente entre ambas se antoja muy fina y, en ocasiones, es difícilmente apreciable.
Frecuentemente se publican artículos tratando de dar luz a esta cuestión, que sobre el papel parece no entrañar mucha dificultad pero que, de manera práctica, no consiguen aclarar de un modo diáfano cuándo debemos, y no cómo queremos, registrar como marca tridimensional y cuándo como diseño industrial.
Aun acudiendo a la definición estricta de ambas, es fácil encontrar situaciones en las que la diferenciación sea prácticamente nula y se cumplan los requisitos que estricto sensu deben cumplir como marca y como diseño. De este modo, surgirían una serie de cuestiones que, lejos de aclarar cuándo estamos ante un caso u otro, lo que van a hacer es tapar aún más la visión que tengamos sobre esta cuestión.
El diseño industrial es la apariencia u ornamentación de un producto, que hacen que visualmente sea diferente a otro sin tener en cuenta ninguna de sus características técnicas o funcionales. Además debe cumplir los requisitos legales de novedad y carácter singular cuando se vaya a presentar la solicitud de registro. Asimismo, incluye la forma, la línea y, en definitiva, todo lo que hace que el diseño se incorpore al producto.
La marca tridimensional, sin embargo, es un signo que debe tener carácter distintivo en comparación con reproducciones de marcas idénticas ya existentes o con similitudes visuales, fonéticas o conceptuales y utilizadas para los mismos productos o servicios, que pueden llegar a inducir confusión en el consumidor medio.
Ante la cuestión de cómo proteger el producto, deberíamos preguntarnos también si no estamos desvirtuando, al menos parcialmente, la protección que se lleva a cabo mediante una marca tridimensional. Y sería de ésta y no del diseño, porque, después de todo, lo que beneficiaría más al solicitante sería el registro como marca tridimensional, aunque sólo sea por el carácter indefinido del mismo. El problema que se puede estar pasando por alto por cualesquiera razones, es que se podría estar incurriendo en un posible fraude de ley, dado que se otorga un monopolio indefinido a una marca y se pueden producir abusos de que algo que se solicite como marca tridimensional no lo sea realmente. Y esta cuestión tampoco se aclara desde organismos como la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
Sabemos que la marca tridimensional protege la forma de los productos, evitando de este modo que los competidores del titular de la marca utilicen envases o productos con una forma similar que pueda llevar a los consumidores a confundir ambas. La clave para asegurar que su uso es el adecuado reside en que su apariencia identifique adecuada e inequívocamente la marca. Si, además, la marca incluye colores característicos no habrá duda alguna. Ejemplos característicos en este sentido serían la botella de Coca-Cola o el bote de Cola Cao.
La garantía de esta marca es que los bienes o servicios designados con ella se fabrican por una empresa que asumirá la responsabilidad de la calidad, tal como se extrae del art. 4.1 de la Ley de Marcas. De este modo, la clave se encuentra en el carácter distintivo que identifica el producto.
En este sentido, la jurisprudencia ha proporcionado protección a la botella y al empaquetado de la etiqueta (Bayleys) en la sentencia de 19 de mayo de 1993 y también en la de 29 de octubre de 1994. Por otra parte, en lo relativo a la combinación del embalaje, la forma y el color de la lata/bote existe la sentencia de 23 de febrero de 1998, sobre el bote de Cola Cao.
Atendiendo a los registros recientes publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la delgada línea que diferencia ambos registros, determinada por la intención del solicitante y que puede no llegar al examinador, se está difuminando casi por completo y resulta casi imposible determinar si se está o no produciendo un posible fraude de ley por la intención de obtener un monopolio sobre algo que puede no ser, realmente, una marca comercial. A modo de ejemplo, se han publicado recientemente las marcas tridimensionales del Grupo Cruzcampo, que se refieren a los grifos dispensadores de cerveza y también las cajas de cartón que recubren los botellines de la popular marca.
Por tanto, ¿cuándo estamos ante un diseño y cuándo ante una marca tridimensional?
Llegado el caso nos podremos encontrar que un tipo de botella o un envase se pueda proteger como marca tridimensional, cumpliendo los requisitos mencionados y convirtiéndose en sinónimo del producto de la empresa, pero además protegerse como diseño industrial si cumple la singularidad y novedad necesarias.
Sin embargo, el objeto de protección de cada registro es distinto, por lo que en función de lo que queramos proteger deberemos solicitar uno u otro. Si la finalidad es proteger la calidad estética del producto, deberemos solicitar el registro de un diseño industrial. Pero si lo que pretendemos es que mediante la forma y la imagen visual el consumidor identifique nuestra marca, deberemos solicitar una marca tridimensional.
En cualquier caso, cualquier forma que sea original no podrá ser registrada como marca tridimensional si no cumple el requisito de ser distintivo respecto a los productos o servicios.
Y un producto que tenga un diseño concreto, pensemos por ejemplo en la característica forma de las barras de chocolate Toblerone, si se comercializa con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro, podrá registrarse, pero habrá que tener en cuenta que existe el riesgo de que un tercero solicite la nulidad de registro por falta de novedad.
Podemos decir, por tanto, que entre el diseño industrial y la marca tridimensional existe la diferencia de que la novedad no se aplica a éstas y que los diseños no tienen por qué tener carácter distintivo.
Tal como dijimos anteriormente, probablemente lo que más puede atraer al solicitante de un nuevo registro sea la duración de la protección del mismo. Si los dibujos y modelos tienen una duración máxima de 25 años desde la fecha de solicitud del registro, las marcas, sin embargo, pueden ser renovadas indefinidamente por períodos de 10 años, haciendo que de manera práctica no exista un límite de tiempo tan acotado como en los diseños.
Una de las situaciones que se podría producir, sería solicitar el registro del diseño industrial y a los 25 años solicitar el registro como marca tridimensional, siempre que se cumplan los requisitos. Como las marcas no exigen la novedad, la expiración del plazo del diseño industrial no debería afectar a la posibilidad de que se siga protegiendo la forma tridimensional mediante un registro de marca. A pesar de esto, se deberían cumplir los requisitos propios de las marcas, como el carácter distintivo, sobre unos productos o servicios concretos que, después de 25 años, podrían ser difíciles de cumplir.
De hecho, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), en su Resolución sobre la cuestión 148, del 8-15 de abril 2000 “Marcas tridimensionales: la frontera entre marcas y diseños industriales”, contempla que “las formas tridimensionales pueden protegerse tanto por medio de diseños industriales como por medio de marcas”, siempre que se cumplan los requisitos necesarios para cada una. Además insiste para que los países y jurisdicciones armonicen sus legislaciones sobre esta cuestión.
SERGIO GONZALEZ
International Affairs
