El sueño de cualquier responsable de marketing es convertir su marca en “top-of-mind” entre los consumidores, de forma que al pensar en el producto espontáneamente lo asocien con la marca de la empresa. Sin embargo, los responsables jurídicos perciben el mismo fenómeno como un problema más que una ventaja, ya que la marca notoria o renombrada puede “morir de éxito” si llega a vulgarizarse en el mercado.
La clave reside en el concepto, fin y función de cualquier marca. A la luz de la legislación española y comunitaria una marca es “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Pero cuando una marca se encuentra muy implantada en el mercado, especialmente por ser la pionera o la líder, puede suceder que los consumidores ya no perciban tal marca como un signo distintivo sino como la denominación que identifica el propio producto a que se refiere. Este fenómeno que suele denominarse “vulgarización” de marca le hace perder su esencial capacidad distintiva, y por tanto su registro puede ser caducado bajo ciertas condiciones legales.
El escenario para evitar la vulgarización de una marca se delimita en España por la Ley 17/2001 de Marcas a su art. 55. 1º. d), a cuyo tenor “se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o un servicio para el que esté registrada”. En este mismo sentido se pronuncia la Directiva 89/104/CEE a su art. 12. 2. a).
Pues bien, en contraposición al sistema objetivo de la legislación en USA que encumbra el criterio de los consumidores sea cual fuere la conducta del titular marcario, las legislaciones europeas adoptan un sistema subjetivo que asocia la vulgarización a la negligencia o pasividad del titular marcario. Un ejemplo paradigmático aflora con la archiconocida ASPIRINA®, que en USA ya hace tiempo se convirtió en la denominación genérica del producto -ASPIRINE- como se calcula acontece con aproximadamente el 5% de las marcas inscritas en tal país. Sin embargo, las iniciativas comerciales e informativas de Bayer han logrado conservar tal distintivo como marca registrada en Europa.
La consecuencia jurídica de la vulgarización es la eventual caducidad de la marca que, planteada por quienes acrediten un “interés legítimo”, supone su cancelación registral y consiguiente incorporación al dominio público. Al respecto las sentencias pioneras de la Audiencia Provincial de Barcelona y el Tribunal Supremo ya han refrendado la caducidad de marcas vulgarizadas, tanto por inactividad de su titular (GANCHITOS) como por la publicidad desenfocada con que el titular ha lanzado un producto al mercado usando su marca también como denominación genérica del propio producto (BIO-DANONE).
Otros ejemplos de marcas notorias en su sector o renombradas a nivel general que puedan sufrir el riesgo real o potencial de vulgarización son -entre muchas otras- MONOPOLY, MAIZENA, CELOFAN, TIRITAS, ALBAL, BIMBO, JACUZZI, JEEP, PHOTOSHOP, POSTIT y TIPPEX.
En el otro platillo de la balanza, observando el sector textil a título ilustrativo, cabe reseñar LYCRA®, VELCRO® y TEFLÓN® como marcas de éxito que han rayado la vulgarización pero cuyos titulares han desplegado cuantos esfuerzos e inversiones han permitido evitar que se conviertan en el nombre genérico del producto.
En conclusión, como medidas que la experiencia aconseja adoptar para hacer saber al mercado que una marca se halla registrada y no es la denominación del propio producto podemos destacar:
a) Divulgar la condición de marca registrada con leyendas del tipo ®, TM o marca registrada, aplicándose a comunicaciones internas o externas, envasado, publicidad y facturas.
b) Adoptar una estrategia marcaria -que se divulgue entre empleados, agentes, distribuidores y clientes- basado en un manual de uso que uniformice las pautas marcadas por la empresa propietaria de la marca, diferenciando la marca del producto genérico (por ejemplo fibra LYCRA®).
c) Indicar la marca registrada en los diccionarios, a cuyo efecto el art. 35 de nuestra Ley de Marcas prevé que ”si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará porque la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada”.
d) Difundir la marca registrada en cuantas campañas informativas/promocionales entable la empresa en su propia web, redes sociales, bloggs y medios de comunicación.
e) Promover reclamaciones extrajudiciales y judiciales frente a competidores que puedan usar la marca de forma incorrecta o desleal, en su caso denuncias por infracción de la legislación de consumo.
f) En todo caso cosechar prueba documentada de tales acciones, y en lo posible sondeos de opinión entre los consumidores.
En definitiva, según las circunstancias de cada caso, es fundamental la actuación conjunta de los responsables de Marketing y Asesoría Jurídica para paliar los riesgos de vulgarización de marcas notorias o renombradas.
Juan Casulá / Abogado [email protected]
