El procedimiento de oposición de patente europea permite a terceros, dentro del plazo de nueve meses desde la mención de concesión de una solicitud de patente europea, solicitar a la Oficina Europea de Patentes (OEP) la revocación de dicha concesión. Este procedimiento de oposición de patente europea es especialmente útil cuando dicha patente obstaculiza nuestros intereses comerciales y contamos con los motivos adecuados para revocar su registro. Una posible vía, y de las más efectivas, para conseguir este fin es lograr probar el “uso público previo”. Analizamos, a continuación, en qué consiste.
Las causas de oposición se recogen en el artículo 100 del Convenio para la Patente Europea (CPE) y comprenden las siguientes:
En términos generales, al preparar la presentación de una oposición frente a una patente europea es deseable invertir un esfuerzo importante en la localización del estado de la técnica relevante que nos sirva para sostener, de forma sólida, la falta de novedad y/o actividad inventiva del objeto de la patente concedida. Sin embargo, no se trata de una tarea sencilla. Se debe tener en cuenta que la patente concedida ya ha estado sujeta a una búsqueda del estado de la técnica y examen de fondo realizado por la propia OEP, lo cual resta posibilidades reales de encontrar ese documento del estado de la técnica que anticiparía la novedad del objeto concedido por la OEP y ello porque, con carácter general, la calidad de las búsquedas y examen realizadas por la OEP es muy elevada.
Siendo así, deberemos tener en cuenta otras medidas de ataque que puedan contar con mayores posibilidades de éxito en el procedimiento de oposición. Una de ellas es sin lugar a dudas, el “uso público previo”, ya que normalmente la OEP, salvo que sea un caso muy evidente, no es capaz de recoger este tipo de evidencia como resultado de la búsqueda del estado de la técnica que realiza durante el procedimiento de concesión. Es decir, a diferencia de lo que sucede con la novedad y/o actividad inventiva, el “uso público previo” es una prueba que difícilmente ha sido considerada durante el procedimiento de concesión de la patente europea, y en consecuencia cuenta con mayores oportunidades de éxito durante el procedimiento de oposición.
¿Cuándo se considera que un objeto o procedimiento se ha puesto a disposición del público mediante el uso o de cualquier otra forma? Cuando en la fecha pertinente (fecha de solicitud o prioridad de la patente objeto de oposición), los miembros del público pudieron obtener conocimiento del objeto o procedimiento y no existía ninguna barrera de confidencialidad que restringiera la información, uso o difusión de dicho conocimiento. Por ejemplo, son formas habituales de “uso público previo” la producción, ofrecimiento, comercialización, etc. del objeto o procedimiento patentado. También se puede realizar un “uso público previo” a través de, por ejemplo, demostraciones y exposiciones, cursos de formación especializada, televisión, exposiciones públicas etc.
En este sentido requiere especial mención el “uso público previo” de un producto a través de su comercialización. En este caso se consideraría que las características intrínsecas del producto se han divulgado en su totalidad, aunque para ello se requiera la realización de analítica específica que permita conocer la composición o estructura interna del producto. Sin embargo, aquellas características extrínsecas del producto únicamente reveladas cuando el producto se expone a la interacción en condiciones externas específicas, por ejemplo, mezcla con un solvente, etc. y que tengan como resultado la provisión de un efecto particular o permitan determinar una capacidad específica del producto, no se entenderán divulgadas. Este sería el caso de un efecto biológico distinto al ya conocido para una sustancia farmacéutica (decisión de la Cámara Alta de la OEP, G 2/88, G1/92).
Por ello, en la presentación de la evidencia de un “uso público previo” adquiere especial relevancia la información y pruebas que se aporten para demostrar dicho uso. Según se establece en las Directrices de Examen de la OEP, G-IV-9, cuando se trata de una alegación de “uso público previo” en relación con un objeto o proceso, deberá detallarse lo siguiente:
Además, la carga de la prueba será más o menos exigente si el “uso público previo” forma parte del conocimiento público general o no, determinándose que existe una mayor exigencia de prueba si tanto el oponente como el solicitante tuvieron acceso al “uso público previo” con anterioridad a la fecha de presentación o prioridad de la patente.
En conclusión, el éxito de la alegación de “uso público previo” en un procedimiento de oposición no es tarea fácil y dependerá de la calidad de la prueba aportada. En general, desde nuestra experiencia, esta es precisamente la mayor dificultad, ya que requiere aportar evidencias relacionadas con hechos producidos con anterioridad a la presentación o prioridad de la patente objeto de oposición, es decir, al menos 3 – 5 años antes del trámite de oposición. A estos efectos y en la medida de lo posible sería recomendable recopilar cualquier prueba de “uso público previo” relacionada con productos que comercialmente puedan entrar en conflicto comercial con nuestros intereses, ya que recabar estas pruebas en el momento adecuado puede ser de gran utilidad en un futuro procedimiento de oposición de patente europea.
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues
