La reventa de productos de marca registrada es un fenómeno muy común en el mercado actual. Desde ropa y accesorios hasta dispositivos electrónicos y vehículos, el acceso del público a estos artículos ha generado un próspero mercado secundario. Sin embargo, este mercado plantea preguntas cruciales sobre la legalidad y los derechos de los titulares de marcas. ¿Cómo es posible que estos productos se revendan sin que los titulares de las marcas tomen medidas contundentes para detener esta práctica? ¿Qué regula la legalidad de este comercio?
En principio, registrar una marca otorga a su titular un derecho exclusivo que incluye prohibir a terceros el uso de dicha activo intangible en el comercio para productos o servicios idénticos o similares. Según el artículo 34 de la Ley de Marcas (LM), el titular de una marca puede impedir la oferta, importación, exportación y uso de la marca con fines publicitarios por parte de cualquier individuo o entidad. Este derecho es fundamental para proteger la integridad y el valor de una marca registrada.
En realidad, a pesar de estos derechos exclusivos, existe un mercado secundario muy dinámico donde se comercializan una gran variedad de productos de marca.
Para comprender cómo se permite la reventa de productos de marca registrada en el mercado de segunda mano, es preciso analizar el alcance de la protección de la marca. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mediante jurisprudencia, aclara que los derechos exclusivos conferidos por las marcas generalmente se pueden invocar contra operadores económicos. En otras palabras, el titular de una marca no puede ejercer su derecho contra un particular que revende un producto de marca de manera no profesional.
Ahora bien, esta protección cambia cuando las ventas realizadas por un particular exceden ciertos límites. Si las ventas son frecuentes, de gran volumen, o presentan características de una actividad comercial, se considera que el vendedor está operando dentro del “tráfico económico”. En tal caso, el titular de la marca puede ejercer sus derechos para impedir dicha actividad.
La conclusión anterior se desprende de la sentencia del TJUE de 12 de julio de 2011, en un caso de la marca de cosméticos L’Oréal contra la plataforma de ecommerce eBay. En resumen, como muchas marcas, L’Oréal realiza la distribución de sus productos a través de una red cerrada de distribución. Dentro de esta, los distribuidores autorizados tienen prohibido suministrar productos a otros distribuidores. En mayo de 2007, L’Oréal comunicó a eBay su preocupación por la realización de operaciones a gran escala que perjudicaban sus derechos de propiedad intelectual llevadas a cabo en los sitios web europeos de eBay.
Insatisfecha con la respuesta, L’Oréal solicitó a la Corte declarar a eBay y las personas físicas demandadas responsables por las ventas realizadas por estas últimas, lesionando los derechos atribuidos a L’Oréal en relación, concretamente, con la marca figurativa comunitaria “Amor Amor” y la marca nacional denominativa “Lancôme”.
L’Oréal estimó que estas ventas lesionan sus derechos de marca porque esos artículos, en parte no estaban destinados a la venta (artículos de demostración o muestras). Mientras que otros estaban destinados a la venta en Norteamérica y no en el Espacio Económico Europeo. Peor aún, algunos de los artículos fueron vendidos sin embalaje.
Pese a las restricciones mencionadas anteriormente, numerosas empresas y profesionales se dedican al comercio y la reventa de productos de marca registrada. La clave para que puedan hacerlo se encuentra en el artículo 36 de la Ley de Marcas (LM), que establece en su primer apartado:
“El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.
Además, el artículo 15 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), establece el principio del agotamiento del derecho de marca. Según este principio, el derecho exclusivo que otorga la marca a su titular se limita a la primera venta del producto dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) realizada por el titular de la marca o un autorizado. Muchas veces los revendedores intentan acogerse a este agotamiento del derecho de marca, pero hay que cumplir con una serie de características que protegen que le titular de la marca pierda sus derechos sobre su marca en cuanto a la reventa.
Aun así, para que ocurra el referido agotamiento y se permita la reventa de artículos de marca, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:
Sin duda, la cuestión de la reventa de productos por Internet dentro del comercio electrónico plantea interrogantes específicas. La experiencia demuestra que para considerar que un producto se ha vendido en el EEE, no basta con que la página web del vendedor sea accesible desde esta región. La sentencia del TJUE que nos ha servido de ejemplo aclara que una venta se considera realizada dentro del EEE cuando se puede demostrar que la oferta del producto, aunque esté en un tercer país, está destinada a consumidores del EEE.
Pero, ¡cuidado! En sí misma, la accesibilidad de un sitio web desde el EEE, no implica automáticamente que la oferta esté dirigida a consumidores europeos. Para determinar si los consumidores europeos son los destinatarios de la oferta, deben evaluarse otros indicios. Especialmente, las indicaciones del vendedor acerca de las zonas geográficas a las que está dispuesto a enviar el artículo. Estos indicios pueden incluir factores como el uso de un idioma específico del EEE, la moneda para la transacción o la disponibilidad de opciones de envío al EEE.
A decir verdad, el principio de agotamiento del derecho de marca tiene más límites. La reventa de productos de marca registrada no está permitida en todos los casos, incluso si la primera venta se realizó en el EEE con el consentimiento del titular de la marca. Al respecto, el artículo 36.2 de la Ley de Marcas (LM) y el artículo 15.2 del RMUE, son claros al indicar que el derecho de marca no se agota cuando existan motivos legítimos que justifiquen la oposición del titular a la comercialización ulterior de los productos. En particular, si estos han sido modificados o alterados después de su comercialización.
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