El RMUE permite la convivencia de MUE incompatibles, que poseen idéntica fecha de presentación, ya que sus titulares carecen del derecho prioritario necesario que hace inadmisible su oposición.
Conforme al Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), los derechos sobre una marca de la Unión solo pueden adquirirse por el registro y este debe ser denegado, en particular, en caso de que la marca carezca de carácter distintivo, en caso de que sea ilícita o en caso de que se opongan a ella derechos anteriores.
El RMUE, (Art. 8(1)(a) y (b), permite al titular de un derecho anterior presentar oposición a una solicitud de marca de la Unión Europea (MUE) de un tercero que vulnere sus derechos prioritarios, siempre y cuando:
Dado lo elemental del precepto general de que una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es altamente desconcertante que el RMUE – bajo cuya protección existen más de tres millones de marcas registradas que producen efectos además de en la Unión Europea, con una población actual aproximada de 450 millones de habitantes, en determinados territorios que tienen una relación especial con sus Estados miembros- permita la convivencia de marcas idénticas o semejantes para proteger productos o servicios que poseen una naturaleza, destino o finalidad idéntico o semejante, de manera que exista riesgo de confusión o asociación entre ellas por parte del público de dicho territorio, debido al modo de determinación de la fecha de presentación de las solicitudes de marcas establecido por el referido Reglamento, conforme al cual toda solicitud de registro de MUE, presentada conforme a los requisitos exigidos por el propio RMUE, da lugar al nacimiento del derecho de prioridad en el día en que ha sido presentada, sin distinguir hora y minuto de su depósito.
En efecto, puede comprobarse que, en la EUIPO, coexisten multitud de MUE que presentan una clara identidad o semejanza denominativa y que amparan productos y/o servicios idénticos o relacionados, pertenecientes a diferentes titulares, que no guardan relación comercial alguna, por haberse considerado inadmisibles las oposiciones presentadas por el supuesto titular anterior contra la MUE impugnada. Inadmisibilidad basada en el hecho de que tanto la MUE impugnada como la MUE en la que se fundamentaba la oposición poseían idéntica fecha de solicitud. A título meramente enunciativo, se mencionan los siguientes casos de MUE que coexisten registralmente:
También se menciona el siguiente caso, aun cuando las MUE confrontadas se encuentran todavía en tramitación:
En los casos mencionados el titular de la MUE, supuestamente prioritaria, presentó oposición contra la otra MUE, idéntica o altamente semejante, solicitada en la misma fecha para su registro que la propia marca en que se fundamentó la oposición, instando su denegación por incompatibilidad con la marca anterior de su propiedad. En todos los casos mencionados, y muy al contrario a la pretensión del titular prioritario/oponente, la EUIPO no sólo no denegó las MUE impugnadas sino que resolvió inadmitiendo las oposiciones presentadas, en base a los siguientes argumentos:
“La base jurídica de la oposición requiere la existencia y validez de un derecho anterior/prioritario en el sentido del artículo 8, apartado 2, del RMUE según el cual (…), se consideran «marcas anteriores» las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión Europea impugnada, teniendo en cuenta, en su caso, la prioridad invocada en dichas marcas.”
El fundamento de la posibilidad de coexistencia de las MUE referidas, a todas luces incompatibles en base a los requisitos de identidad/semejanza de las marcas y los productos designados, establecidos en el art. 8 (1) (a) y (b), es que las fechas de presentación de las solicitudes de MUE impugnadas son idénticas a la fecha de presentación de las MUE oponentes, de manera que no se cumple el requisito de la prioridad exigido por el referido artículo 8, apartado 1 del RMUE para poder denegar la MUE, ya que ambas marcas tienen la misma fecha de depósito.
Es preciso insistir en que la coexistencia de las MUE relacionadas, claramente incompatibles conforme a los motivos de denegación relativos, ya que presentan identidad/semejanza denominativa y aplicativa, no se ha producido, en ninguno de los casos, por inacción del titular de la MUE supuestamente prioritaria, ya que todos ellos presentaron oposición contra la MUE posterior incompatible sino que la misma, insistimos, es consecuencia del sistema establecido por el RMUE a la hora de otorgar la fecha de solicitud de una marca, a efectos de la determinación de la anterioridad de los derechos.
El RMUE reconoce y regula una única vía de acceso al estatus de marca de la Unión Europea como es la inscripción del signo en el Registro, siendo la fecha de presentación de una solicitud de MUE, conforme al Artículo 32 del RMUE, aquella en la que el solicitante presente a la Oficina – o ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la oficina de marcas del Benelux- los documentos que contengan la información especificada en el artículo 31, apartado 1 (instancia en la que se incluya indicaciones que identifican al solicitante, una representación de la marca, una lista de los productos o servicios designados) a condición de que la tasa de depósito sea abonada en el plazo de un mes desde la presentación de los documentos mencionados.
El RMUE establece, asimismo, que la Oficina facilitará de inmediato al solicitante de la MUE un recibo en el que figurará al menos el número de expediente, una reproducción, descripción u otra identificación de la marca y la fecha en que los documentos se reciban, conforme dispone en su art. 30 el RMUE.
Por tanto, la fecha de presentación de la solicitud de MUE coincide en principio, con la fecha en que el solicitante deposita los documentos en los que concurran los requisitos fijados en el mencionado art. 31, salvo que en base al derecho de prioridad la fecha de presentación se retrotraiga a una fecha anterior a la indicada.
Es decir, conforme al sistema de solicitud establecido por el RMUE, todas las marcas de la Unión Europea depositadas durante las veinticuatro horas del día ante la Oficina gozarán de idéntica prioridad, independientemente de la hora y minuto de su presentación, a efectos de la determinación de la anterioridad de los derechos, salvo que las mismas reivindiquen un derecho de prioridad anterior que retrotraiga su fecha de solicitud.
Comentar que el Tribunal General de Justicia (TGJ), en la sentencia de 22/03/2012, Génesis Seguros Generales SASyR/Boys Toys SA y Administración del Estado, C-190/10 RIZO, en su apartado 54, confirmó que “el concepto de ≪fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria≫, recogido en el artículo 27 del Reglamento no 40/94 modificado [actual art. 32 del RMU 2017/1001], implica la toma en consideración del día natural de presentación de una solicitud de marca comunitaria, pero no de la hora y el minuto de esta”.
Frente a este sistema establecido por el RMUE, cabe referir el derecho de marcas instituido en España por la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, en lo relativo al modo de presentación o determinación de la fecha de presentación de las solicitudes de marcas nacionales. Comoquiera que los Estados miembros pueden seguir estableciendo libremente sus propias disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro, en base a la Directiva 89/104 del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, dichas disposiciones pueden diferir de un Estado miembro a otro.
En este sentido, la Ley de Marcas española dispone que el órgano competente para recibir la solicitud haga constar, en el momento de su recepción, en los documentos que la compongan, el número de la solicitud, el lugar, el día, la hora y el minuto de su presentación (asignándose como hora de presentación la última hora del día del depósito, en caso de que alguno de los órganos o unidades administrativas previstos para su recepción no hubieran hecho constar, en el momento de la misma, la hora de su presentación y asignándose el último minuto de la hora, si no se hubiera hecho constar el minuto, y asignándose la última hora y minuto del día, si no se hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, conforme al art. 13.1 de Ley de Marcas), de manera que dicha minuciosidad temporal determina que sea muy difícil, casi imposible, que se solapen dos solicitudes de marcas, idénticas o semejantes, con una fecha, hora y minuto de presentación idénticos, lo cual ayuda a que pueda determinarse con rapidez y claridad cuál de ellas es la marca anterior y, por ende, la que posee capacidad obstativa de registro de la marca posterior.
Frente a ello, como se ha demostrado, el sistema establecido por el RMUE posibilita que dos marcas, idénticas o semejantes y, por tanto, incompatibles, presentadas en horas y minutos distintos de un mismo día posean idéntica fecha de solicitud y sea imposible determinar cuál de ellas es la marca prioritaria a efectos de la determinación de la anterioridad de los derechos.
Indicar que el Derecho de la Unión se opone a que la hora y el minuto de presentación de una solicitud de marca de la Unión se tengan en cuenta, incluso, en el Derecho nacional a efectos de determinar la prioridad de dicha marca de la Unión sobre una marca nacional presentada el mismo día, cuando la legislación nacional que regula el registro de las marcas nacionales considera que la hora y el minuto de presentación son pertinentes a este respecto (ibid., apartado 62 de la referida Sentencia del TGJ C-190/10 RIZO). Así fue resuelta la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo español en relación al artículo 27 del Reglamento nº 40/94.
La instauración de un sistema de presentación o determinación de la fecha de presentación de las solicitudes de marcas nacionales haciendo constar, en el momento de su recepción las referencias de día, la hora y el minuto de presentación no sólo evitaría la coexistencia de marcas idénticas/similares a las relacionadas con anterioridad, es decir, presentadas en el mismo día natural, sino también los casos en los que la MUE reivindica una fecha de prioridad anterior, coincidente con la fecha de solicitud de otra MUE semejante o idéntica y por consiguiente incompatible, tal como sucede en los siguientes casos de MUE registradas, en los que las marcas en cuestión no pudieron servir de base en la solicitud de nulidad/oposición presentadas por de uno de los titulares:
La necesaria coexistencia de estas MUE, presentadas en la misma fecha, exige a sus titulares, que han visto como su impugnación ha sido inadmitida por no existir un derecho anterior, tengan que enfrentarse al hecho de que dos marcas idénticas o semejantes que designan productos o servicios idénticos, semejantes o complementarios destinados a idéntico público consumidor deban convivir, debiendo procurar que su convivencia genere las menores situaciones de error y confusión en el mercado para evitar la recíproca competencia o el aprovechamiento del buen nombre que uno de los titulares pueda alcanzar en el mercado y de los recursos propios invertidos para ello, por parte del titular de la marca contraria mediante, por ejemplo, la firma de Acuerdos de Coexistencia que estipulen un uso determinado de las marcas que excluya cualquier posible confusión/asociación con la contraria. Por ejemplo, la presentación en el mercado de las marcas de una forma individualizada que excluyan elementos usados por la marca contraria o su uso en ámbitos geográficos determinados, que eviten la presencia común de ambas marcas confundibles, siempre que ello sea factible.
No obstante, habrá casos en los que sea imposible alcanzar acuerdos entre los titulares de las referidas marcas idénticas o semejantes, de manera que sus titulares se verán avocados a admitir la coexistencia o a otorgar a dicha marca una menor importancia en sus negocios y sustituirlas por otras más exclusivas que permitan al consumidor distinguir sin confusión alguna la procedencia de los productos o servicios amparados por las mismas.
En otros casos, menos numerosos, la presentación en el mismo día natural de una MUE idéntica o altamente semejante, incompatible con la propia MUE, podrá haber sido realizada por un competidor conocedor, de forma subrepticia, de dicha solicitud de MUE, actuando de mala fe, de manera que el titular de la MUE prioritaria en el depósito deberá instar una acción de nulidad en base artículo 59 RMUE (causas de nulidad absoluta). No obstante, probar que el titular de una MUE presentó su solicitud de registro no con el fin de competir lealmente, sino con la intención de perjudicar los intereses de terceros, en este caso del otro titular de la MUE idéntica o semejante, de manera contraria a las prácticas leales no resultará fácil. (sentencia del TJ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
En determinados casos, la casuística y el propio sistema marcario ayudarán a resolver estos casos, de manera que los titulares, cuyas marcas incompatibles están avocadas a coexistir, porque su oposición ha sido inadmitida, podrán ver como la MUE contraria no alcanza, finalmente, acceso registral por la presentación de oposiciones por parte de terceros, titulares, ahora sí, de derechos anteriores semejantes, que determinen la denegación final de la MUE contraria. Cabe referir al respecto el caso de la MUE nº 018567471 “MIUI” en clases 7 y 11, titularidad de Weina HU, cuya oposición B03174197 presentada contra la MUE nº 018567977 “MIUI” en clases 7 y 11, titularidad de Xiaomi Inc, fue inadmitida por la División de Oposición en su decisión, ya firme, de fecha 16/02/2023 por carecer la oposición de base jurídica, al poseer las marcas enfrentadas idéntica fecha de solicitud, 29/09/2021 y no ser el oponente titular de un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 2, del RMUE. No obstante, las referidas MUEs, actualmente en trámite, han sido impugnadas en base a marcas anteriores, titularidad de terceros, en concreto, la MUE nº 018567977 “MIUI” ha sido impugnada por parte de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft en base a las marcas alemanas nros. 30301779 y 30511082 y MUE nº 1339740 “MINI” en clases 7, 12 y 35, oposición B 003174326, actualmente en tramitación. Por su parte la MUE 018567471 “MIUI” ha sido objeto de doble oposición por parte de Xiaomi Inc., titular de varias marcas prioritarias, en concreto, oposición B003160295, fundamentada, entre otras, en MUE nº 010658342 “MIUI” en clases 9, 37, 38 y 42, y oposición B 003160177, fundamentada en la Marca internacional nº 1342136 “Xiaomi Inc” en clases 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28 y 36. Ambas oposiciones han sido desestimadas, pero Xiaomi, Inc. ha recurrido el 28/06/2024 la decisión de la oposición B 003160295, recurso actualmente pendiente.
Referir que los titulares, conocedores de la legislación y de la falta de prioridad de su MUE, de manera que la carencia de anterioridad de su derecho determinará la inadmisión de la oposición, renuncian a la presentación de la misma, y, por consiguiente, su interés de denegación de la MUE incompatible sólo puede verse satisfecho por la presentación de oposiciones por parte de terceros, titulares de marcas semejantes prioritarias. Se menciona el caso de la MUE nº 018928749 “EONO” Clases 9, 18, 20 y 25, titularidad de Hangzhou Xiaojian Network Technology Co., Ltd y MUE nº 018928723 “EONO” Clases 7, 9, 16 y 24, titularidad de Ningbo Tiancheng Intercontinental Ecommerce Co.,Ltd., ambas presentadas el 22/09/2023- actualmente en tramitación-, cuyos titulares no presentaron oposición contra la MUE contraria, si bien ambas MUE han sido objeto de oposición por parte de terceros, en concreto, ambas MUE han sido impugnadas por Artwizz GmbH en base al Art. 8(4) marca no registrada “EONO” en clase 9 (oposiciones B003211815 y B003210125 respectivamente) y por Harman International Industries, Incorporated en base al Art. 8(1)(b) MUE anterior nº 001805605 “EON” en clase 9 (oposiciones B003210975 y B003209833 respectivamente). La MUE nº 018928723 “EONO” ha sido impugnada, asimismo, por E.ON SE, en base al Art.8(1)(b) y 8(5) con fundamento en la MUE nº 002361558 “E.ON” en clases 35,39 y 40 y EUTM nº 018701543 “E.ON ONE” en clases 9, 35, 38, 42, 45 (oposición B003207726). Oposiciones que hacen previsible la denegación parcial o total de ambas MUE incompatibles en clase 9, si bien, lo contrario supondrá su registro y convivencia registral.
Por consiguiente, el referido estado de cosas pone de manifiesto que las normas sobre la MUE no contienen las disposiciones necesarias para conseguir uno de los objetivos marcados en su creación, en particular, el de contribuir a una sistema de competencia no falseado en la Unión, en el que cada empresa, para atraer y fidelizar a la clientela por la calidad de sus productos o servicios, debe poder tener registrados como marcas signos que permitan al consumidor distinguir sin confusión posible dichos productos o servicios de los que tengan otra procedencia.
