Analizaremos las implicaciones y posibilidades de registrar un color per se como marca, a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo del 2 de diciembre de 2013, donde el operador telefónico ORANGE quiso registrar la marca internacional 908.137, en clases 9, 38, 42.
La ley de marcas adopta una definición amplia de un signo distintivo y un tipo de marca podría ser un color per se. Aunque no se prohíba el registro de colores como marcas, presentan dificultades a la hora de analizar su distintividad. La distintividad existe por dos razones:
Inherente a la marcaAdquirida por el uso extensivo en el mercado.
En la Sentencia del Tribunal Supremo, se recogen los principios ya enunciados por la jurisprudencia comunitaria (véase por ejemplo: Libertel (asunto C-104/01), en que se indicaba que un color per se no es distintivo salvo en casos excepcionales, es decir si se demuestra una distintividad adquirida por el uso intenso de ese color como marca).
La problemática de esta situación nace de la existencia limitada de colores (7 colores primarios) y de lo que podría suponer otorgar un monopolio excesivo, contrario a las reglas del libre mercado.
En el asunto Orange, su competidor Jazztel presento un recurso en contra del derecho exclusivo otorgado por la Oficina Española de Marcas y Patentes, sobre un cuadrado de color naranja. El Tribunal resalta en su argumentación que el color naranja es de uso común en el mercado y debe quedar de libre uso para cualquier competidor. Cabe resaltar que las prohibiciones absolutas de la ley de marcas, vienen a proteger un interés superior a la hora de no autorizar el registro de una marca. En este caso, se proteger el interés superior de todos los actores económicos del mercado.
Esta Sentencia pone como imperativo la necesidad de mantener disponibles los colores para los competidores, especialmente cuando el número de productos o servicios solicitados es muy amplio y existe así el riesgo de conferir un derecho exclusivo de carácter descomunal, y por ende, contrario al interés general.
Ya que la marca carece de distintividad inherente, Orange presento una encuesta para demostrar que el color naranja ha adquirido distintividad por el uso intensivo en el mercado. Dicha investigación indica que el 49 % de los encuestados reconocieron el cuadrado de color naranja, y entre estos, el 80 % asoció dicho cuadrado de color naranja con Orange. Apareciendo en el expresado estudio la identificación del color naranja con otras empresas, también proveedoras de internet (Telefónica/Terra, ONO/Auna, Jazztel, Ya.com), aunque en menor proporción.
Por lo tanto, no queda acreditado que los consumidores españoles vengan asociando de modo constante y reiterado, con exclusión de otros, el color naranja con la empresa Orange.
En este mundo en que los colores nos inundan a diario, en las publicidades, en los smartphones, entregar un derecho exclusivo sobre un color sigue siendo un monopolio exorbitante para un solo operador del mercado.
