La Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 introdujo la obligación expresa de que las marcas pudieran ser representadas gráficamente, lo que parecía cerrar el paso a ciertos tipos de marcas como las olfativas, las musicales, etc. Los tipos de marcas habituales eran cuatro:
-denominativas, compuestas sólo por palaras, letras, números y/o signos ortográficos sin reivindicar una grafía específica;
-gráficas, compuestas por cualquier tipo de imágenes;
-mixtas, contienen un elemento gráfico, que puede ser una grafía especial y distintiva y otro denominativo; y
-tridimensionales compuestas por la forma del producto o su presentación, su envase, etc.
La exigencia de representación gráfica abrió interrogantes sobre qué debía entenderse por dicha representación y cómo se garantizarían los derechos de terceros. La EUIPO (aún como OAMI) admitió como representación gráfica de una marca para pelotas de tenis “El olor a hierba recién cortada”, una marca olfativa, lo que generó serios debates sobre si esa frase evocaba el mismo olor en todas las personas, si incluía cualquier olor a cualquier hierba, cómo aportar pruebas de uso y un sinfín de preguntas más.
Esto ha cambiado el 1 de octubre al entrar al vigor el Reglamento de Ejecución 2017/1431 de la Comisión, sobre la marca de la Unión Europea. Teniendo en cuenta todo lo anterior, y la evolución del concepto de signo distintivo, el Reglamento elimina la necesidad de representación gráfica señalando:
“La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.”
Lo que se complementa con dos preceptos más: “La representación de la marca definirá el objeto del registro” y la obligación de definir el tipo de marca que recae sobre el titular. El Reglamento establece tipos de marca y representación aceptable que son, además de los cuatro tipos anteriormente señalados, de fácil representación gráfica, los siguientes:
Si la marca no se puede subsumir en ninguna de las categorías anteriores tendrá que atenerse a la forma general de aportar una representación y podrá ir acompañada de una descripción. Cuando la representación se facilite en formato electrónico, el director ejecutivo de la Oficina determinará los formatos y el tamaño del archivo electrónico, y otras especificaciones técnicas. No se considera la presentación de una muestra o un modelo una representación adecuada de la marca. Cualquier marca puede acompañarse de una descripción que facilite la determinación de la misma.
Este nuevo marco legal responde a la evolución imparable del mercado y los signos que en el mismo diferencian productos y servicios de una empresa, pero origina muchas interrogantes. Siendo más abierto que el existente hasta el 1 de octubre, muestra problemas sobre la accesibilidad a las marcas menos convencionales y los mecanismos de comparación de las mismas. La semejanza relativamente fácil de apreciar por el contexto idiomático si la marca es verbal o la impresión visual si es gráfica (no hay que olvidar que el sentido de la vista es el más desarrollado en el ser humano actual) va a complicarse cuando se trate de acreditar la semejanza entre dos marcas sonoras u olfativas, o entre gráficos, movimiento, multimedia y hologramas. Un reto, sin duda, para examinadores, expertos en la materia y creadores de marcas.
Joaquín Ramón López Bravo
Director de Comunicación
Abogado y Periodista
HERRERO & ASOCIADOS, S.L.
