Adidas y la conquista de las tres rayas: 'Two stripes are not enough'

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) acaba de fallar a favor de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) denegando el recurso presentado por Shoe Branding Europe BVBA (BVBA) contra la resolución que denegaba el registro de la siguiente marca:

Marca solicitada por BVBA

¿El motivo? La oposición promovida por Adidas AG (Adidas) que alegaba la existencia de un riesgo de confusión con sus marcas anteriores y el aprovechamiento del renombre de las mismas, vulnerando así lo dispuesto en los artículos 8.1.b y 8.5 del Reglamento 2017/1001. Como marcas anteriores, Adidas invocaba las siguientes:

“[L]a Sala de Recurso había concluido erróneamente que no existía ninguna similitud entre las marcas en conflicto y en que este error de apreciación había falseado la apreciación de la Sala de Recurso sobre la existencia de un riesgo de confusión por parte del público o, a fortiori, de un riesgo de que se estableciese una relación entre las marcas en conflicto”.La EUIPO desestimó las oposiciones de Adidas hasta en dos ocasiones, pero la sociedad alemana, fiel a su slogan “nada es imposible”, y a su experiencia de éxito en ocasiones anteriores (accesibles aquí) decidió llevar su particular cruzada ante la justicia alemana, que acabó dándole la razón:

Tras la sentencia alemana, la EUIPO denegó el registro de la marca de BVBA. Pero la empresa belga tampoco estaba dispuesta a darse por vencida fácilmente y recurrió la denegación ante el TGUE alegando que la Sala de Recurso incurrió en varios errores de apreciación respecto a:

• La prueba de notoriedad: El TGUE confirma que las marcas de Adidas son notorias. Lo más destacable en este ámbito fue la apreciación que hizo el Tribunal sobre la prueba aportada por Adidas para acreditar el uso de su marca. BVBA alegó que la mayoría de prueba aportada iba referida a otras marcas de Adidas (distintas a la 3517646 y la 39950559). Sin embargo, el Tribunal entiende que “el titular de una marca registrada puede valerse, para demostrar la notoriedad de ésta, de pruebas que demuestren su notoriedad en una forma diferente y, en particular, en la forma de otra marca registrada, siempre que el público interesado continúe percibiendo los productos en cuestión como procedentes de la misma empresa”.

De esta forma, considera que son pertinentes para demostrar la notoriedad de las marcas de Adidas, otras marcas consistentes en tres bandas paralelas, colocadas en la misma posición. Ahora bien, no se tuvieron en cuenta aquellas pruebas sobre la notoriedad de las marcas de Adidas que no versasen sobre calzado (producto este que protegían las marcas del litigio), por no ser estas pruebas “pertinentes para el caso”.

• La existencia de un perjuicio para la notoriedad de la marca anterior: a este respecto, el Tribunal concluyó que no cabía alegar falta de carácter distintivo sobre las marcas de Adidas cuando estas marcas gozaban de notoriedad.
• La falta de justa causa para el uso de la marca solicitada: por último, el Tribunal no entiende que haya justa causa para el registro de la marca de BVBA. Uno de los motivos más relevante fue la apreciación de mala fe por parte de BVBA en el uso del eslogan “two stripes are enough” (dos rayas son suficientes), pues considera el Tribunal que supone un aprovechamiento de la notoriedad de Adidas.

De este modo, Adidas vuelve a ganar la batalla por sus distintivas rayas en una particular cruzada contra todo aquel que ponga rayas paralelas en una zapatilla, haciendo un ímprobo esfuerzo por mantener su famoso identificador. La batalla también se ha librado en España, donde se ha impedido el registro de marcas con tres y cuatro rayas paralelas en el ámbito del calzado (sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 633/2009 de 27 de noviembre, y sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia 174/2011 de 29 de julio).

Cuando Adidas compró las tres rayas paralelas a la finlandesa Karhu por 1.600 euros y dos botellas de wiski, no podía imaginar que acabaría convirtiéndose en una de las marcas deportivas más valiosas del mundo. No obstante, como acabamos de ver, mantener el selling power de la marca exige una defensa constante de la misma, lo que ha embarcado a la empresa alemana en una particular cruzada. Quedamos a la espera de la próxima batalla.

Eva Golmayo – Cristina Mesa

Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues

• Por Garrigues
• 05/03/2018
• TGUE, registro de marca, EUIPO