1.- En este escenario, la Audiencia de Alicante actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea ha dictado Sentencia en 7 de octubre de 2019, objeto de un reciente Auto de aclaración y pendiente de la casación planteada por la sociedad italiana SCORPION BAY S.p.A. (SCORPION BAY), que condena a cesar e indemnizar el uso de la marca “SCORPION BAY” por no respetar las limitaciones pactadas que amparaban su coexistencia con la prioritaria marca “ESCORPION” registrada por AMBERES y notoria en el sector de la moda.
La sentencia que, estimando nuestra demanda y posterior apelación, revoca la dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1:
1.a) declara que el uso de la marca entablado durante los últimos años por SCORPION BAY constituye infracción de las marcas europeas de AMBERES, pues “el incumplimiento de lo pactado supone infracción marcaria”;
1.b) y en consecuencia condena a SCORPION BAY a:
– cesar cualquier uso y explotación de “confecciones que incorporen el distintivo SCORPION BAY aplicado a prendas no deportivas ni dirigidas al mercado de surf o skateboarding”;
– retirar y destruir “cualquier documentación comercial o publicitaria, incluidas fornituras, envases, catálogos, referencias en internet, cartelería, albaranes o facturas en que se materialicen”;
– abonar una indemnización en base al 1% facturado por la infractora;
– publicar el fallo de la sentencia “en las webs de ambas partes y en dos revistas especializadas en el sector de la moda”, que designe AMBERES con cargo a la infractora; y
– pagar las costas de primera instancia.
2.- Como premisa jurídico-procesal, la Audiencia declara la incompetencia objetiva del Juzgado para conocer de la reconvención planteada por SCORPION BAY sobre caducidad de las marcas españolas de AMBERES.
Además, la Audiencia ha dictado auto que, rechazando la aclaración solicitada por SCORPION BAY:
2.a) declara que SCORPION BAY en este proceso se sometió “tácitamente” a la competencia de los Tribunales españoles, aunque el acuerdo en 2001 omitió una cláusula de sumisión y hubiera podido impugnar la competencia judicial como demandada domiciliada en Italia;
2.b) y, en consecuencia, aclara en base al Reglamento 44/2001 que “el alcance de la competencia (art.98.1.a) permite al Tribunal conocer y pronunciarse sobre los hechos de violación cometidos en cualquier territorio de cualquier Estado miembro”, con la consiguiente expansión del alcance territorial e indemnizatorio de la condena que en ejecución debiera abarcar las ventas ilícitas en España y también en Italia.
De hecho, el referido acuerdo tiene ámbito mundial e indefinido, y por ende entendemos que la eficacia del fallo alcanza a todos los países de la Unión Europea donde concurren los productos de ambas partes y donde tal acuerdo resulta vinculante. De ahí que la jurisprudencia, a la luz del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, potencie en estos casos que el mismo Tribunal resuelva acciones acumuladas por títulos contractuales (acuerdo) y extracontractuales (marcas), con independencia de que se articulen con carácter principal o subsidiario.
3.- A nivel de fondo, la sentencia considera infringidas las marcas europeas de AMBERES debido al incumplimiento del acuerdo, compartiendo nuestra interpretación según la literalidad y el espíritu de su clausulado.
En virtud del reiterado acuerdo, la precursora de SCORPION BAY aceptó sustanciales restricciones en el uso de sus marcas comunitarias “SCORPION BAY OUT THERE-MÁS FINA” y “SCORPION BAY”, que con creciente frecuencia vienen siendo incumplidas en su expansión de establecimientos y productos.
Así la sentencia aborda la hermenéutica contractual atendiendo a la realidad jurídica y comercial que alumbró el acuerdo en 2001, cuando “ambas sociedades deseaban seguir usando el escorpión, pero de modo que se eliminara el riesgo de confusión”.
3.a) En especial la Estipulación Cuarta prohíbe usar la denominación “SCORPION BAY” para productos que no “vayan dirigidos únicamente al mercado del surfing y skateboarding” o “prendas deportivas” destinadas a la práctica de otros deportes.
En este sentido, la Audiencia discrepa de la interpretación que brindó el Juzgado:
“Entendemos que el uso no infractor de las palabras SCORPION BAY quedaba limitado a prendas deportivas o dirigidas al mercado del surfing o skateboarding. (…)
De otra parte, y al afectar la estipulación a signos confundibles con las marcas de AMBERES, y suponer por tanto un límite al uso de estas, aquélla ha de ser interpretada restrictivamente, de modo que no se dé lugar a una ampliación, no querida por las partes, del uso de dichos signos.
Ciertamente, gran parte de la controversia ha girado en torno a lo que sean “prendas deportivas”.
El magistrado de instancia ha acogido la tesis mantenida por la parte demandada: prendas deportivas no son solamente las prendas técnicas destinadas a la práctica de un deporte, sino también las que se usan de un modo más informal, para vestir por la calle, lo que se conoce como “moda casual” de inspiración deportiva.
Sin embargo, considera el Tribunal que no es posible confundir la moda “informal” o casual con la moda deportiva, que puede incluir no solo la que se destina específicamente a la práctica de un deporte sino también la que tiene esa inspiración.”
Obviamente, la interpretación de primera instancia entrañaría que cualquier prenda que vista un practicante de surfing o skateboarding sería “deportiva”, aunque se tratara de trajes, batas, echarpes, abrigos, pantalones, kimonos, lencería, medias u otras prendas, aunque pudieran resultar inapropiadas para la práctica deportiva.
A mayor abundamiento, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona a su Sentencia de fecha 25 de marzo de 2013, a la luz de STUE 29.9.98 en el caso Canon, ya confrontó productos textiles de clase 25 descartando asimilar ropa informal y deportiva, de forma que predicó de camisetas, pantalones, vestidos o bikinis:
“…se trata de ropa cómoda, informal, tanto para usar en casa como en la calle, pero su finalidad principal no puede ser la de ser empleada para hacer deporte. Las prendas de este tipo precisan de unas características técnicas, de diseño y composición que vienen dadas por la práctica de dicha actividad (cita la demandada la transpirabilidad, la impermeabilidad, el aislamiento térmico, la ligereza o la propia estética). Y las prendas mencionadas pueden practicarse para dicha finalidad, pero no reúnen las características propias para la realización de la misma”.
3.b) Como una imagen vale más que mil palabras, la demanda ilustra los siguientes ejemplos de prendas extradeportivas que infringen contrato y marcas según fotos que asume la reiterada sentencia:
En definitiva, la especulativa frontera de los productos “casual” como propios de SCORPION BAY se desmiente por el hecho de que la marca escorpion se viene usando por AMBERES bajo una imagen cada vez más moderna que amplía el espectro de edad, sexo y poder adquisitivo de su clientela, sobre cuya órbita comercial no puede privilegiarse a SCORPION BAY como titular de marcas posteriores y limitadas.
Es más, la evolución comercial y publicitaria de SCORPION BAY desorbitando las limitaciones que le imponía el acuerdo viene perjudicando económica y moralmente la imagen y posición competitiva de AMBERES, hasta el punto de obstruir su normal expansión a otros diseños y productos. Solo la sentencia comentada ha puesto remedio, en protección de los derechos tanto de AMBERES y sus legítimos licenciatarios, como del colectivo de consumidores a quienes se debe exacerbar la información más veraz y objetiva que permitan las circunstancias.
