El rojo no es exclusivo de Louboutin. Las conclusiones del Abogado General Maciej Szpunar presentadas el 6 de febrero de 2018 confirman lo ya avanzado en las presentadas el 22 de junio de 2017, poniendo en peligro la validez de la marca del Benelux núm. 0874489 con la que Christian Louboutin pretende conseguir derechos de exclusiva sobre su famosa suela roja. No obstante, la decisión final corresponderá al Tribunal de Primera Instancia de La Haya.
Como puede apreciarse en la representación gráfica de la marca cuestionada, se trata de una representación tridimensional de un zapato con la suela pintada de rojo.
Y es sobre esta tonalidad de rojo, el Pantone® 18 1663TP, sobre la que Christian Louboutin reivindica derechos de exclusiva. Es, sin duda, el color insignia de la firma. El color que le ha granjeado una legión de seguidoras llegando incluso a tener su propia línea de cosmética. En palabras del diseñador “el color rojo brillante de las suelas no tiene otra función que la de identificar al público que son mías. Seleccioné el color porque es atractivo, coqueto, memorable y el color de la pasión”.
Sin embargo, la validez de la marca está en entredicho desde el año 2013. El problema surge tras la demanda por infracción interpuesta por Christian Louboutin ante el Tribunal de Primera Instancia de la Haya contra Van Haren Schoenen BV por la comercialización de unos salones negros con suela roja. Como defensa ante las acusaciones de infracción, la firma holandesa optó por solicitar la nulidad de la marca ante el Tribunal de Primera instancia de la Haya. El objetivo estaba claro. Si no hay marca que infringir, no hay infracción. La base para la solicitud de nulidad está en lo dispuesto en el artículo 3.1.e.iii) de la Directiva 2008/95CE de Marcas, que establece que no pueden registrarse como marca aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto.
El Tribunal de La Haya decide elevar la siguiente cuestión prejudicial ante el TJUE en aras a interpretar adecuadamente la prohibición de la Directiva de Marcas:
“¿Se limita el concepto de forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e) inciso iii), de la Directiva a las características tridimensionales del producto tales como el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia dicha disposición a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?”
Simplificando. Lo que se pregunta el Tribunal de la Haya es si la representación gráfica de la marca debe ser considerada como la representación de una forma (un zapato con una suela coloreada de rojo) o como una marca de color (donde la forma del zapato se incluye únicamente para indicar a qué parte del zapato se aplica la marca de color en cuestión).
La decisión se hace esperar, pues tras las primeras conclusiones del Abogado General Spuznar, el caso ha sido reasignado a la Gran Sala del TJUE. Merece la pena detallar que, mientras las Salas del TJUE tienen entre tres y cinco jueces, la Gran Sala está compuesta por trece magistrados. Parece que Louboutin no solo llena pasarelas sino también los tribunales. Dada la relevancia que está adquiriendo el caso, tras la reapertura de la fase oral se solicitó a Spuznar que emitiese una nueva opinión. Como avanzábamos, el Abogado General se reafirma en lo ya dicho:
“El artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii) de la Directiva… debe interpretarse en el sentido de que puede aplicarse a un signo constituido por la forma de un producto y [para el que se] solicita [la] protección para un color determinado. El concepto de una forma que ‘de un valor sustancial’ al producto, en el sentido de esta disposición, se refiere exclusivamente al valor intrínseco de la forma y no permite tomar en consideración la reputación de la marca o de su titular”.
Entiende Spuznar que la marca registrada por Louboutin es una marca de forma y no de color, y que como tal, incurre en la prohibición prevista en el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii) de la Directiva ya que se trata de una forma que da “un valor sustancial” al producto y, por lo tanto, no puede ser registrada como marca. La finalidad de esta prohibición no es otra que impedir el monopolio de aquellas formas que son necesarias para la existencia del producto en sí, que tienen su valor en la forma en sí misma considerada y no en la capacidad distintiva que se presupone el requisito esencial para la existencia de la marca.
De forma adicional, el Abogado General afirma que sus conclusiones tampoco se ven alteradas por la introducción del concepto “marca de posición” en el Reglamento de Ejecución nº 2017/1431. Según Spuznar, el contenido del Reglamento no permite sostener que una marca de posición sea completamente independiente de la forma del producto, sobre todo si se trata de un signo que representa una parte o un elemento del producto en cuestión.
Ahora es el TJUE el que debe valorar el concepto de una forma que “dé un valor sustancial” al producto, análisis que –según el abogado general- debe referirse exclusivamente al valor intrínseco de la forma, por lo que no debería tomarse en cuenta la reputación de la marca o de su titular. Todo parece indicar que la espera no será corta para conocer la resolución final puesto que el Abogado General apunta que la calificación de la marca controvertida constituye una apreciación fáctica, por lo que la decisión sobre la validez de la marca recaerá en el Tribunal de Primera Instancia de La Haya. Nos mantenemos a la espera.
Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues
