La Ley de Marcas reconoce expresamente la existencia de un derecho positivo de uso del titular registral de una marca. Se trata de una facultad de goce, uso y disfrute similar al que es inherente a los derechos reales y que consiste esencialmente en el ius utendi et fruendi, aplicación concreta de la aplicación de la presunción de validez de los actos administrativos ex. Art 57 LRJ-PAC.
Hasta fechas recientes la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala 1ª del TS aceptaba lo que se venía en denominar "inmunidad registral" de la marca posterior, consecuencia de la aplicación del viejo aforismo "qui suo iure utitur neminem laedit". De acuerdo con esta doctrina, en los casos en que dos titulares ostentaban derechos registrales sobre marcas idénticas o semejantes, la anterior debía instar la nulidad de la posterior, con carácter previo o simultáneo, a instar la declaración de infracción de su derecho, y solamente obtendría una indemnización si la acción de nulidad prosperaba y, además, se declaraba que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante.
De este modo, conforme a la doctrina de la inmunidad registral, cuando el infractor ejercía su derecho a utilizar su marca registrada, no podía ser condenado a (i) pagar los daños y perjuicios; a menos que el registro de esta marca posterior hubiera sido de mala fe, ni (ii) tampoco a cesar en el uso sin la previa anulación de su marca.
Se consideraba, por tanto, que hasta que no se declarase la nulidad del registro posterior, su titular se hallaba facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, del mismo modo que lo estaba el titular del registro prioritario para utilizar el suyo, validos ambos del viejo proverbio "qui suo iure utitur neminem laedit".
En consecuencia, la referencia de la Ley de Marcas a las acciones reconocidas al titular de una marca como ejercitables "frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante (...)" no incluía en ese concepto de "tercero" utilizado en la Ley a quien tuviera una marca registrada, sin perjuicio de que pudiera ejercitarse la acción de nulidad.
Así, la SAP de Alicante, Sección 8ª, de 18 marzo 2010 (JUR 2010, 207122), tras plantearse si era posible ejercitar una acción por infracción dirigida contra quienes ofrecieran servicios amparados en marcas nacionales registradas, resolvía que no puede calificarse como acto de infracción del ius prohibendi de los derechos del titular prioritario "la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional (...) salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa, o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado".
En conclusión, conforme a la doctrina judicial tradicional española no era posible ejercitar la acción de infracción de una marca en los casos en que existiera otra marca registrada posterior, salvo que se acometiera el examen de una acción de nulidad previa o acumulada en la demanda por infracción.
Esta línea doctrinal no es, sin embargo, la seguida por la jurisprudencia comunitaria:
1.- Así, la Sentencia núm. 29/2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 2 de febrero de 2007 en su condición de Juzgado de Marca Comunitaria (caso GOLD CHRIST/GOLD CHRIST) ya señaló que:
“(…) el art 9 RMC indica que " El titular (está) habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico jurídico..." de signos idénticos o confusorios. Este ius prohibendi afecta, pues, a cualquier tercero, sin excluir a aquél que haya inscrito una marca posterior. Dicho de otra manera, esa condición de titular de una marca registrada posterior no le priva de la condición de tercero, y por ende, si su comportamiento (aunque sea usando su propia marca, sobre todo cuando se adiciona, altera o mutila en parte) se incardina en alguno de los supuestos del artículo 9.1 en relación con el artículo 9.2 RMC estará afectado por el ius prohibendi del titular marcario prioritario. Cosa distinta es que, al estar amparado en un título de propiedad industrial registrado, se valore tal circunstancia a la hora de fijación de daños y perjuicios (art 54 RMC en relación con el art 43 y 54 LM)
2.- Más recientemente, la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/11) fruto de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, en su condición de Juzgado de Marca Comunitaria señaló que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.
En efecto, la cuestión se suscitó en el seno del litigio planteado ante dicho Juzgado Mercantil por la FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, como titular de la marca comunitaria gráfica n.º 4.438.751 “FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALES”, clases 35ª, 41ª, 42ª y 44ª, para distinguir servicios relacionados con exposiciones de perros, contra FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, que usaba y tenía registrado para los mismos servicios marcas gráficas españolas y comunitarias que también comprendían las letras FCI y una cuasi idéntica configuración estética, tal y como se muestra en la imagen adjunta.
FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE ejercitó ante el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante una acción por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA quien; a su vez, era titular de diversas marcas españolas en torno a la expresión FCI, así como de una marca comunitaria gráfica FCI.
En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el TJUE la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer el verdadero alcance del Art. 9.1 RMC y, en particular, que se definiese el concepto del «tercero» contra quien el titular de una marca comunitaria puede ejercitar una acción por violación de marca. En particular, si dicho concepto de «tercero» utilizado en el Art. 9.1 incluye igualmente al titular de una marca registrada posterior y si, en tal caso, el titular de la marca comunitaria anterior precisaba, para poder ejercitar una acción por violación de marca contra el titular de la marca comunitaria posterior, solicitar previamente a la OAMI la nulidad de la marca posterior.
Pues bien, la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/11) señala:
“33 En primer lugar, procede subrayar que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria. En efecto, esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca (véase, por analogía, la sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, C‑488/10, Rec. p. I‑0000, apartados 33 y 34).
38 El hecho de que el titular de una marca comunitaria posterior disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior.
39 (…) las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior.
45 (…) a pesar de las garantías que ofrece el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se registre como marca comunitaria un signo que pueda resultar lesivo para una marca comunitaria anterior.
51 Pues bien, como el Abogado General ha señalado en los puntos 43 y 44 de sus conclusiones, la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero.
52 (…) el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca”.
Siendo así, en las conclusiones del Abogado General PAOLO MENGOZZI presentadas el 15 de noviembre de 2012 señaló obiter dicta en el Párrafo 55 de sus conclusiones, que:
“45. Por otra parte, como ha indicado acertadamente la Comisión, supeditar el ejercicio de la acción por violación de marca a la declaración de nulidad de la marca posterior entrañaría el riesgo de que el procedimiento por violación de marca sufriera retrasos desproporcionados, dado que, además de esperar la decisión al respecto de la OAMI, que aparecerá ya tras haber superado dos niveles de control administrativo interno, el titular de la marca comunitaria anterior podría verse obligado a esperar el resultado de los eventuales recursos judiciales ante el Tribunal General y, eventualmente, ante el Tribunal de Justicia. (35) La coexistencia en el mercado de la marca anterior y de la marca que la perjudica podría así durar varios años, con grave perjuicio potencial para el titular de la marca anterior.
49. En efecto, desde un punto de vista literal, es preciso poner de relieve que, aunque el Reglamento nº 207/2009 no contiene ninguna disposición expresa sobre la posibilidad de que el titular de una marca comunitaria registrada con anterioridad ejercite una acción por violación de marca contra el titular de otra marca comunitaria registrada posteriormente, el tenor literal del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 confiere al titular de una marca comunitaria registrada el derecho exclusivo de utilizar dicha marca y de prohibir «a cualquier tercero», sin distinguir entre terceros titulares o no de una marca comunitaria registrada posterior, que utilice sin su consentimiento un signo que perjudique a su marca. Por lo demás, me parece verosímil pensar que, si el legislador hubiera querido establecer un principio de tutela para los titulares de marcas registradas posteriormente, lo habría indicado explícitamente en la norma.
55. A fin de ofrecer al órgano jurisdiccional remitente un contexto lo más completo posible, me parece oportuno señalar que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de «tercero» del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 que he propuesto en el punto anterior, tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes.
56. Una interpretación diferente, además de no ser lógica ni coherente con la que acabo de proponer, pondría además en peligro el efecto útil del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento nº 207/2009, ya que permitiría limitar, mediante el registro de un signo a nivel nacional, la protección otorgada al titular de la marca anterior por las disposiciones del Reglamento nº 207/2009. Además, una interpretación diferente sería contraria, a mi juicio, al principio del carácter unitario de la marca, (46) dado que el titular de la marca comunitaria anterior recibiría una protección diferente en los distintos Estados miembros según que el Derecho nacional le otorgara o no la posibilidad de ejercitar una acción por violación de marca sin esperar a la anulación de la marca nacional posterior que lesiona sus derechos”.
Abunda en esta tesis además, la STJUE -asunto C-488/10- de 16 de febrero de 2012 que, en relación al supuesto de infracción en materia de diseño[1] interpreta, el concepto de "tercero" del Art. 19.1 del Reglamento 6/2002 "derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario", de contenido equivalente en la atribución del ius prohibendi al titular de un derecho de exclusiva ex. Art. 34 LM, en el sentido de que:
“(...) en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior”.
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