A partir del 15 de enero de 2024 entró en vigor el acuerdo firmado por la Oficina Europea de Patentes (EPO por sus siglas en inglés) y Georgia, según el cual las patentes europeas, una vez concedidas, podrán validarse en el país euroasiático. Se convierte así en el quinto “estado de validación”, una lista que hasta la fecha estaba formada por Marruecos, Camboya, la República de Moldavia y Túnez.
Teniendo en cuenta que son 39 los estados firmantes del Convenio sobre la Patente Europea (EPC por sus siglas en inglés) y que Bosnia y Herzegovina es un “estado de extensión”, en total el sistema permite obtener protección legal para las invenciones en 45 estados presentando una única solicitud y superando un único proceso de examen.
Cobertura Convenio de la Patente Europea
| Estados firmantes del EPC | 27 países de la UE + 12 No-UE |
| Estados de validación | Marruecos, Camboya, Moldavia, Túnez y Georgia |
| Estado de extensión | Bosnia y Herzegovina |
| TOTAL |
Por otro lado, Georgia es uno de los estados firmantes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) desde 1991, por lo que para obtener protección por patente en este país, además de poder entrar en la fase nacional desde la solicitud PCT, desde ahora también se puede optar por la validación de la patente europea.
Teniendo en cuenta este contexto, en este artículo vamos a resumir algunas de las claves que habría que tener en cuenta para tomar la decisión sobre si designar o no Georgia como estado de validación en una solicitud de patente europea.
Georgia está situada al suroeste de Asia, en la costa este del mar Negro y al sur de la cordillera del Cáucaso. Georgia tiene frontera con Armenia, Azerbaiyán, Rusia y Turquía.
El país cuenta con una población cercana a los cuatro millones de habitantes. Según su volumen de PIB, es la economía 112 del mundo y la renta per cápita en 2022 era de 6237€.
Por otro lado, el análisis de su nivel de innovación sitúa a este estado euroasiático en el puesto 65 de las 132 economías que recoge el Global Innovation Index 2023, que elabora la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés).
Estas credenciales pueden no ser especialmente llamativas, pero a la hora de tomar una decisión sobre la validación en este país habría también que tener en cuenta que en diciembre de 2023 el Consejo Europeo ha mostrado su disposición en conceder a Georgia el estatuto de país candidato a la adhesión a la UE.
Fuera de la UE, cabe mencionar que Georgia cuenta también con acuerdos comerciales con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA en inglés), China y Turquía, entre otros, lo que, sumado a su posición geográfica estratégica, lo convierte en un enclave con un potencial comercial interesante.
Las solicitudes de patente europea tanto directas como Euro-PCT que se presenten a partir del 15 de enero de 2024 son las que, una vez concedidas, podrán ser validadas en Georgia. En el caso de las Euro-PCTs la fecha será la fecha de la solicitud internacional.
Ahora bien, para poder validar cuando esté concedida es necesario haber designado previamente el país euroasiático y haber liquidado la correspondiente tasa de designación en su debido momento:
Si en el plazo indicado no se designa Georgia, al igual que ocurre con el resto de países de validación, posteriormente no se podrá seguir la vía europea para validar allí.
Además de los honorarios del agente cualificado a quien se le encargue realizar los trámites oportunos en las diferentes etapas, hay que tener en cuenta varios costes imprescindibles:
La EPO y el Centro Nacional de Propiedad Intelectual de Georgia (Sakpatenti) han acordado fijar la tasa de designación de Georgia en 200 EUR.
El importe es similar al establecido para el resto de estados de validación:
Sea una solicitud europea directa o Euro-PCT, ese coste hay que sumarlo a la tasa que necesariamente hay que liquidar que cubre la designación en bloque de todos los estados firmantes del Convenio de la Patente Europea (EPC) (que actualmente asciende a 660€) y, en el caso en que se desee designar Bosnia y Herzgovina añadir también una tasa extra (102€).
Esta tasa de abonará a la EPO.
La tasa de validación, en cambio, habrá que abonarla al Centro Nacional de Propiedad Intelectual de Georgia (Sakpatenti) después de que la EPO haya concedido la patente. Aquí se pueden consultar las tasas de la Sakpatenti.
Para validar la patente, la mayoría de los países que forman parte del sistema de la patente europea exigen la traducción de las reivindicaciones o de la solicitud de patente completa al idioma oficial de ese país concreto.
Este último es el caso de España, pero también el de otros Estados entre cuyas lenguas oficiales no se encuentran ni el inglés, ni el francés ni el alemán (idiomas oficiales de la EPO). A ellos se suma ahora Georgia que en el plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación de la mención de la concesión de la patente europea requerirá la traducción al georgiano de la especificación de la patente, es decir, del resumen, las reivindicaciones, la descripción y, en caso de que se incluyan, las figuras, diagramas o dibujos.
De cara a tomar una decisión sobre validar una patente europea en Georgia o no hacerlo, son los solicitantes y los titulares de esas patentes quienes mejor conocen su área de actividad; preguntarse dónde está su producción, su mercado y dónde está su competencia serán, sin duda, las mejores pistas para hallar una respuesta.
Ahora bien, teniendo en cuenta el esquema actual del sistema de patentes, en el caso de tener dudas sobre cuál será el futuro del proyecto o la evolución del negocio existe una tercera vía: aplazar la decisión.
Como hemos visto, para poder validar la patente europea una vez se haya concedido es imprescindible haber designado originalmente el país o los países de validación (en este caso Georgia) y haber abonado la tasa de designación correspondiente en el plazo indicado. Sin embargo, aunque se hayan designado ese o esos países, acabar validando la patente en ellos no es obligatorio. Es decir, el pago inicial de la tasa de 200€ para designar Georgia no obliga a completar los trámites de validación, incluyendo la traducción, cuando, años más tarde, se conceda la patente europea. Esos 200€ pueden interpretarse como una reserva del derecho para poder validar la patente europea en Georgia cuando se dé la futura concesión.
Por tanto, si una vez concedida la patente y a la vista de la situación, se cambia de opinión, el titular no está obligado a realizar el trámite y validarla en Georgia. Desde luego, si se tiene claro desde un inicio que la protección en ese territorio no interesa, el desembolso de la tasa de designación es innecesario; pero, en caso de dudas, es un buen salvavidas.
Patent Paralegal - Formalities
Cecilia lidera las Secciones Europea/PCT/Nacional, coordinando la presentación y tramitación de solicitudes europeas, solicitudes de patentes internacionales (PCT) y cualquier presentación y tramitación de solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); así como de cualquier trámite ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la OEPM.
En 2007 obtuvo el título de Agente de la Propiedad Industrial y en 2023, el Certificado de Administrador de Patentes Europeas (EPAC), otorgado por la OEP.
