Los empresarios son cada vez más conscientes de que las marcas de sus empresas son, con certeza, el activo más valioso que poseen, y como consecuencia deben tomar las medidas oportunas para dar protección a este importante elemento empresarial.
El siguiente paso una vez registrada, y con ello protegida, la marca de la empresa, es saber cómo gestionarla, cómo usarla en el tráfico económico para obtener el mayor rendimiento posible, y es en este punto donde vamos a centrarnos.
Es obvio, que una manera de optimizar el rendimiento de una marca es que su titular la use para vender u ofrecer los productos o servicios para los que se ha creado la misma, y obtener así el mayor beneficio posible, dando a conocer su empresa en el mercado. Pero, esta forma de gestión de la marca, que es la más común, no es la única. Hay veces que el empresario no tiene los medios necesarios para comercializar su marca, o quizás, por otros motivos profesionales no puede hacerlo, o quiere comercializar la marca en el extranjero donde no posee estructura empresarial ninguna. Pues bien, en estos casos, entre otros muchos, podemos acudir a la figura de la LICENCIA DE USO DE MARCA.
Licenciar una marca se trata de un procedimiento por el cual el titular del derecho de una marca, denominado LICENCIANTE, lo transfiere a un tercero, llamado LICENCIATARIO, para que lo explote en la zona geográfica que las partes hayan determinado, y conforme a las condiciones que se hayan pactado. Ésta transferencia de derechos puede ser de diferentes tipo:
- con exclusividad o sin exclusividad
- limitadas o ilimitadas en el tiempo.
- con distintos objetos tales como fabricación, o comercialización, o distribución, o todo lo anterior en su conjunto.
Éstas licencias se conceden a cambio del pago de unos Royalties o un precio que debe asumir el Licenciatario durante el tiempo de vigencia de la licencia concreta, aunque también pueden concederse a título gratuito. El precio a determinar depende, en mayor medida, de la marca que se licencia, del prestigio de la misma e incluso de los productos para los que se destina. Por lo tanto, son las partes, y sobre todo, la habilidad del titular de la marca para negociar, quienes van a determinar el precio o royalties de la licencia de uso de marca, ya que no existe ningún baremo o cuadro orientativo sobre cuanto debe abonarse por licenciar marcas.
Todo lo anterior, puede ser causa de innumerables problemas sino se articula debidamente mediante un contrato. La redacción del contrato mediante el que se conceda la licencia de uso debe estar redactado conforme a la legislación vigente y siempre teniendo en cuenta las características determinadas de cada acuerdo, por ello, el utilizar un contrato – tipo, no es la opción más conveniente.
Tan importante es tener determinados los puntos en los que ambas partes van a estar de acuerdo en la Licencia de Uso de Marca, es decir, el fondo del contrato, como la forma del mismo. Es conveniente por ello acudir a un despacho de abogados especialistas en Patentes y Marcas, donde diseñaran dicho contrato y le aconsejaran sobre el contenido y las características que debe contener el contrato.
Una vez firmado el contrato de Licencia de Uso de Marca, el titular de una marca empezará a obtener un beneficio económico derivado de la explotación de la marca que tiene registrada, y es en este punto donde debemos pararnos a examinar la situación. Teniendo en cuenta la legislación reguladora de las marcas, debemos ser conocedores de que una vez registrada una marca, tenemos la obligación de usarla en el tráfico económico para que la misma no caduque, de tal forma que cualquier tercero pueda adquirir el Derecho sobre esa marca que nos pertenece.
Pues bien, puede darse el caso de que el titular de una marca registrada, ha procedido a licenciarla a un tercero, y transcurrido un tiempo, un tercero distinto del Licenciatario comienza a utilizar dicha marca o una muy similar, infringiendo el Derecho marcario que obtuvo el titular de la marca anteriormente. Ante esta circunstancia, nos encontramos con el problema de demostrar el uso efectivo de la marca por el titular de la misma, puesto que si bien es cierto que la marca se está usando efectivamente a través de una licencia por el Licenciatario, si el contrato que articula dicha licencia de uso no está registrado debidamente, se puede plantear por un tercero de buena fe la cuestión de caducidad de la marca, viéndose obligado el titular de la marca a tener que pleitear por un Derecho que ya le pertenecía, con el riesgo y coste que ello supone.
El registro del Contrato de Licencia, además de ser útil para dar publicidad al uso de la Marca, también lo es para autorizar al Licenciatario a iniciar él mismo las acciones correspondientes en defensa de los Derechos Marcarios de los que está haciendo uso, ya que de lo contrario, el único rol que el Licenciatario podría ejercer ante un tribunal sería la de mero testigo, siendo el Licenciante quien debiera ejercer tales acciones judiciales, o presentar ante la Oficina los trámites administrativos necesarios para seguir manteniendo en su caso la licencia, si así lo acordaran las partes.
En resumen, cabe decir a modo de resumen que las ventajas más destacables de licenciar una marca y proceder a inscribir esa licencia en el registro correspondiente, ya sea nacional o internacional, son, entre otras:
- Optimizar el rendimiento económico de la marca.
- Fomentar el crecimiento de la marca y su prestigio en el mercado.
- Dar publicidad y seguridad jurídica ante posibles infracciones que pueda sufrir el Derecho que otorga la marca.
- Autorizar de forma fehaciente al Licenciatario a realizar todas aquellas gestiones que se incluyan en el contrato, tanto ante la administración pública como ante los órganos judiciales.
El procedimiento a seguir una vez firmado el Contrato de Licencia de Uso de Marca es registrarlo en la Oficina correspondiente, bien a nivel nacional en la OEPM, o bien a nivel Europeo o Internacional en las Oficinas de la OAMI o de la OMPI, respectivamente. En Casas Asin, somos especialista en Patentes y Marcas, por ello ponemos a tu disposición nuestra dilatada experiencia en este ámbito, y podemos asesorarte y aconsejarte cuales son las mejores opciones que se adapten a tus necesidades y circunstancias, realizando, en su caso, todas las gestiones hasta el final del registro del Contrato de Licencia de Uso de Marca.
