Ante una posible oposición de un tercero, es necesario contar con pruebas suficientes para acreditar el uso de la marca prioritaria con documentación que avale su presencia en el mercado con un propósito comercial real.
Como dice el proverbio, “la mujer del César, además de ser honesta, debe parecerlo”. En el caso de una marca que lleve más de cinco años registrada la exigencia es mayor que la de la mujer del César, ya que, para mantener su protección, debe estar en uso, parecerlo… y tener capacidad de demostrarlo.
Para titulares de marcas que lleven concedidas más de cinco años, es crucial tener en cuenta que, a la hora de hacerla valer, hay que prever la posibilidad de que el contrario solicite prueba de uso de la marca prioritaria en el marco del procedimiento de oposición o, más arriesgado aún, que contraataque instando su caducidad.
En algunas ocasiones, si bien el titular de la marca prioritaria está haciendo uso de ella, nos encontramos que, por razones diversas, puede tener dificultades para obtener prueba válida y suficiente, por lo que, antes de impugnar una marca de un tercero con base en un registro previo que se encuentre bajo obligación de uso, nos debemos asegurar de que, llegado el caso, tengamos acceso o capacidad de recopilar la prueba de uso que sería necesario aportar.
Las dos preguntas que se hace el titular de la marca sujeta a prueba de uso son las siguientes:
Con arreglo al artículo 10.3 del Reglamento europeo de marca comunitaria (EUTMDR, por sus siglas en inglés), las indicaciones y pruebas necesarias para la prueba del uso deben referirse al lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca del oponente para los productos y servicios de que se trate.
Estos requisitos de la prueba del uso son cumulativos, por lo que el titular de la marca está obligado a probar cada uno de ellos:
No obstante lo anterior, la suficiencia de prueba en cuanto al lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso debe examinarse globalmente, a la vista de la totalidad de las pruebas presentadas. Es decir, que es posible que no toda la prueba esté fechada o que un requisito esté probado con más cantidad de pruebas que otro, pero, en su conjunto, debe desprenderse que la marca se encuentra en uso de acuerdo a los cuatro requisitos, siendo especialmente relevante probar el alcance del uso, ya que, sin esta prueba, no es posible afirmar que el producto o servicio se encuentra en el mercado.
Por regla general, los siguientes elementos son de gran ayuda para el uso probatorio:
En cuanto al volumen de prueba, es decir, la cantidad de elementos para probar cada uno de los requisitos, de acuerdo con las Directrices de la EUIPO, la Oficina no exige necesariamente un umbral elevado de prueba del uso efectivo.
El Tribunal de Justicia ha indicado que no es posible fijar por adelantado la cantidad de prueba exigida para determinar si el uso ha sido efectivo o no. Por lo tanto, no existe un mínimo fijado que establezca un nivel de uso necesario para que sea «efectivo». Aunque debe demostrarse un grado mínimo de uso, lo que se considera el mínimo suficiente depende de cada caso, especialmente del producto o servicio de que se trate. Por ejemplo, dependiendo del tipo de producto, no se puede exigir la misma cantidad de productos comercializados a coches de lujo que a cajas de galletas. Y dependiendo del público relevante, no se mide de igual manera tubos de pasta de dientes que medicamentos oncológicos, siendo los primeros productos de gran consumo al público en general y los segundos productos vendidos a profesionales médicos muy específicos.
La regla general es que, cuando queda demostrado que existe un propósito comercial real, incluso un uso mínimo de la marca podría ser suficiente, dependiendo de los productos y servicios y del mercado de referencia.
Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues